earlegal #3 - « open innovation » : collaborez pour innover et conquérir de nouveaux marchés !

❝« Open innovation » : collaborez pour innover et conquérir de

nouveaux marchés !

Liège, 27 novembre 2015Alexandre CRUQUENAIRE

Norman NEYRINCK

www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing

Programme

Comment à la fois partager et protéger sa propriété intellectuelle ?Quelles limites à une coopération entre concurrents ? Comment partager l’exploitation des résultats de la recherche commune ?Quelles sont les particularités d’une collaboration entreprise-université ?


Notre fil conducteur

PME « Fast Colis », active dans le transport express industriel européen.A mis au point un logiciel de gestion optimale des tournées et de l’espace de transport.

• Changement progressif des normes d’emballage.

• Difficultés à adapter le logiciel.• Partenariat avec le « CRAPack », Centre

universitaire de Recherches Appliqué, spécialisé dans la production de logiciels de modélisation et d’évaluation de la résistance des emballages.

Groupe Larcier / Lexing www.earlegal.be

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Comment à la fois partager et protéger sa propriété intellectuelle ?


Comment envisager ce partenariat?

RISQUES (-) OPPORTUNITES (+) SOLUTIONSDivulgation d’éléments clés (logiciel) du core business de l’entreprise

Bénéficier de l’expertise d’1/3 spécialisé pour trouver une solution rapide (efficacité + réduction coûts)

Engagement strict de confidentialité

Le 1/3 pourrait devenir un concurrent

Anticiper les évolutions d’une activité complémentaire (emballage)

Engagement de non-concurrenceContrôle de l’usage des éléments divulgués

Droits du 1/3 sur les résultats liés au logiciel de l’entreprise

Synergies d’exploitation – accès à de nouveaux marchés

Clauses de partage des droits intellectuels sur les résultats



RISQUES (-) OPPORTUNITES (+) SOLUTIONSResponsabilités en cas de problème dans l’exploitation des résultats

Valorisation de l’expertise Limitation/exclusion de responsabilité

Perte de contrôle sur l’exploitation de son savoir-faire préexistant

Acquisition d’une expertise complémentaire, meilleure compréhension des besoins des clientsNouveaux revenus

Clauses d’exploitation PI sur background-foreground+ Royalties sur accès (limité) background

Entraves dans l’exploitation du savoir-faire / risque d’émergence d’un concurrent

Synergies d’exploitation – accès à de nouveaux marchés

Clauses de partage des droits intellectuels sur les résultats



ConfidentialitéDéfinir ce qui est une information confidentielle ;Définir l’usage autorisé ;Durée de l’engagement ;À compléter d’une clause de non-concurrence ? ;


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Quelles sont les limites à une coopération entre concurrents ?


Accords de R&D et concurrence

Rappel des principes Une collaboration entre entreprises rivales constitue une restriction de concurrence, en principe interdite. Par exception, un accord restrictif de concurrence peut être autorisé si les effets pro-concurrentiels (nouveau produit) dépassent les effets anti-concurrentiels ( mise en balance).

Risques, si l’accord de R&D viole le droit de la concurrence :

Nullité du contrat ou d’une partie du contrat ;Remise en cause du partage des résultats (!) ;Remise en cause de la stratégie d’exploitation (!) ;

Risque d’amendes.


Filtrage des accords de R&D (1)

Types d’accords de R&D présentant un faible risque d’atteinte à la concurrence : - Accord de R&D entre des entreprises non concurrentes ;

- Accord de R&D entre des entreprises qui n’ont pas la capacité de travailler seules (personnel, matériel, …) ;

- Accord d’externalisation de la recherche (centre de recherche universitaire + DPI exclusifs pour la partie qui finance) ;

- R&D à un stade précoce, éloigné de l’exploitation des résultats éventuels ;

- Accord de R&D pur (absence de contrainte concernant l’exploitation des résultats).



Types d’accords de R&D en principe contraires au droit de la concurrence - Accord limitant la liberté des parties de poursuivre des activités de

R&D (dans le domaine visé par l’accord ou dans un autre domaine) ;

- Accord fixant le prix pour la vente du produit / de la licence sur la technologie (// accord limitant la production ou la vente) ;

- Accord interdisant les ventes actives sur les produits / les technologies contractuels (sauf territoires/clientèles exclusifs pour les parties) ;

- Accord interdisant de satisfaire les demandes spontanées de clients pour les produits / les technologies contractuels.


Filtrage des accords (3)

Risques d’effets anticoncurrentiels : « coordination anticoncurrentielle » des parties sur les marchés existants (produits/technologie):

hausses de prix ou réduction de la production ; spécialement si la coopération associe des concurrents importants (PDM) ;

« verrouillage » du marché au stade de l’exploitation ou de la commercialisation des résultats :

si l’une des parties bénéficiant de PDM importantes se voit octroyer un droit d’accès exclusif aux résultats de la recherche (ex.: une licence exclusive de DPI), qui évince les tiers de l’accès aux résultats de l’accord.

« restrictions pouvant affecter l’innovation », « si le nombre d’autres pôles de R&D crédibles » (compétences, ressources, calendrier) est limité ;spécialement lorsque les parties qui coopèrent sont « indépendamment » sur le point de lancer un même produit ;

Mise en balance avec les effets pro-concurrentiels :effets positifs de l’accord ; nécessité de s’associer pour mener à bien à la recherche.



Exemption par catégorie - l’accord de R&D est admissible si les parties ne présentent pas une part de marché (PDM) trop élevée :

En toute hypothèse, le franchissement du seuil de 25 % n’exclut pas l’éventualité d’une exemption individuelle. Il faut alors faire un examen approfondi sous l’angle des lignes directrices.Restrictions exclues du R. d’exemption R&DClause de non-contestation des DPI ;clause d’interdiction de mise en licence.

Seuils PDM

Activités conjointes de R&D (R&D pure, ou exploitation des résultats) :

PDM cumulées < 25 %.

Externalisation de la R&D contre rémunération

PDM de la partie qui finance < 25 %.

Autres exigences qualita-

tives

• Toutes les parties doivent avoir accès aux résultats finals, même si couverts pas des DPI (accès libre ≠ gratuit.)

• Si l’accord ne concerne que des activités de recherche (≠ exploitation en commun), les parties doivent avoir accès aux DPI préexistant des autres parties qui sont indispensables aux fins de l’exploitation des résultats de la recherche.

• Il ne peut y avoir d’exploitation en commun que pour des résultats protégés par des DPIs.

• S’il y a une spécialisation dans l’exploitation, la partie chargée de la production des produits contractuels doit satisfaire aux demandes de livraison émanant des autres parties et souhaitant distribuer ces produits.

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Accord R&D Fast-colis / CRAPack

Scénario 1: Le contrat est un contrat d’externalisation avec un centre de recherche universitaire (Fast-Colis finance la recherche contre l’exclusivité des résultats) : pas de problème de concurrence.

Scénario 2: Activité complémentaire de Fast-Colis : vente des licences à des transporteurs routiers non-européens ;Le CRAPack vend des licences depuis plusieurs années à des transporteurs aériens & maritimes, et depuis peu, à des transporteurs routiers européens.Accord sur le prix des licences. Interdiction faite à CRAPack d’offrir des licences en Europe.


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Comment régler le partage des droits sur les résultats de la recherche ?


Comment partager l’exploitation?

Identification des types d’exploitationQuel partage?

Identification claire des marchés pertinentsPrincipes de partage définis

En fonction des priorités de chaque partie ;En fonction de la valeur commerciale des apports ;En fonction de la stratégie commerciale des parties.


Activités de Fast Colis

Activités de CRAPack



Distinction background-foregroundRésultats indépendants du background d’une des parties ;Résultats liés au background d’une des parties

Quel droit d’accès sur le background ? (finalités d’accès, limites, royalties…)Quid des tiers ? (sous-licences autorisées; limitations éventuelles).



Un type particulier de résultats: l’amélioration du background d’une des parties

Propriété du backgroundExploitation des améliorations

Si détachables du background: partage possibleprévoir des limites pour préserver la valeur du background

Si inséparables du background: partage plus délicat


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Quelles sont les particularités d’une collaboration entreprise-université ?


Quels risques ?

Une entreprise qui collabore avec un centre de recherches subventionné est susceptible de bénéficier d’un avantage « anticoncurrentiel » (« aide d’Etat »).Partenariats Public-Privé (PPP) :

Université, hautes-écoles, centres de recherche ; Spin-off, entreprises (PME) innovantes.

Risque de devoir rembourser le montant de l’avantage. Conséquences sur le business plan.Pertes financières.


Externalisation de la recherche (travail de commande)

L’entreprise recourt aux services d’un centre de recherche subsidié pour élaborer un projet/prototype. Le contrat est conclu à un « prix de marché » si :

le contrat compense l’intégralité des coûts du service et une marge raisonnable ; ou,le contrat est le résultat de négociations au cours desquelles l’organisme de recherche négocie de manière à obtenir un avantage économique maximal et couvre au moins ses coûts marginaux.

A défaut, l’avantage anticoncurrentiel peut devoir être remboursé.


Projet de recherche conjointe (partage des risques et du bénéfice)

Recherche conjointe Entreprise-Centre de recherches.Trois méthodes pour éviter l’octroi d’un avantage anticoncurrentiel :

l’entreprise supporte l’intégralité des coûts du projet ; ou,les DPI résultant de la collaboration sont partagés de manière équitable entre les parties (intérêts respectifs des parties, importance des travaux et des contributions respectifs) ; ou,l’entreprise verse à l’organisme de recherche une rémunération équivalente au prix du marché des DPI qui auraient dû lui revenir.

A défaut, l’avantage anticoncurrentiel peut devoir être remboursé.


Quels risques ? (2)

Si les activités du CRAPack sont (indirectement) subventionnées par des ressources publiques :

risque pour Fast-Colis ;risque pour le CRApack (?);

Régime exceptionnel d’autorisation (notification à la Commission européenne ?). Tout concurrent peut réclamer en justice le remboursement de l’avantage anticoncurrentiel.


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Conclusions


Conclusions

La collaboration en R&D constitue une opportunité.La collaboration en R&D nécessite un encadrement contractuel soigné afin que l’exploitation des résultats puisse se faire paisiblement et d’une manière conforme aux objectifs et intérêts de toutes les parties


Conclusions

Evaluation des accords par rapport au droit de la concurrence : un exercice essentiel pour éviter la l’annulation du contrat (et, dans les cas extrêmes, d’éventuelles amendes); La collaboration entreprise-université doit être organisée avec précaution pour éviter les aides d’Etat excessives.

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