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« Paquet marque » : anticiper pour mieux innover

Anne-Sophie Cantreau

Virginie Brunot

04 11 2015

04/11/2015 Copyright Lexing 2015 ® 1

Introduction La situation en 2015

• 27-3-2013 : proposition de la Commission européenne pour rendre le système des marques « moins cher, plus rapide, plus sûr et plus prévisible » : modification .

• Deux années de discussions entre la Commission, le PE et le Conseil avec des avis d’organisations professionnelles (APRAM, ECTA, CNCPI….)

L’actualité

• 10-6-2015 : approbation par le Coreper d’un accord de compromis sur la réforme du système de marques européen

• Accord en cours d’approbation par la Commission des affaires juridiques du Parlement européen

L’enjeu 2016

• Adoption de la directive et du règlement européen portant réforme du système de marques européen


Plan

1. Paquet marque : contours et définition

2. Redéfinition du périmètre de protection

3. Refonte du processus d’enregistrement

4. Clarification des droits conférés par la marque

5. Nouveaux moyens d’action


1. Paquet marque : contours et définition

1. Cadre juridique

2. Enjeux


1.1 Cadre juridique - marques nationales (1)

5 Copyright Lexing 2015 ® 04/11/2015

Harmonisation

• Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques 22-10-2008

Droit français

• Transposition en droit national CPI

Evolution

• Proposition de directive rapprochant les législations des États membres sur les marques 27-3-2013

1.1 Cadre juridique -marques

communautaires (2)


Droit communautaire

• Règlement CE 207/2009 sur la marque communautaire

Droit communautaire

• Règlement CE 869/95 relatif aux taxes à payer à l’OHMI

Evolution

• Proposition de règlement CE modifiant le Règlement CE 207/2009 sur la marque communautaire

1.2 Enjeux


Promouvoir l’innovation et la croissance

- Simplifier les procédures

- Diminuer les coûts

- Renforcer la coopération entre les offices

Renforcer la sécurité juridique

- Mise à jour des dispositions obsolètes

- Clarifier les règles au regard de la pratique jurisprudentielle

- Renforcer la lutte contre la contrefaçon

Tendre vers un marché unique des droits de PI

- Rapprocher les législations et procédures nationales

- Aligner les systèmes nationaux sur le système communautaire

2. Redéfinition du périmètre de protection

1. Marque

2. Marque collective / de

certification

3. Indications géographiques

et mentions traditionnelles

4. Recommandations


2.1 Marque (1)


• Définition actuelle : tous les signes susceptibles d’une

représentation graphique (.) à condition que de tels

signes soient propres à distinguer les produits ou les

services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises

− Nouvelle définition : tous les signes (.) à condition

que ces signes soient propres :

a) à distinguer les produits ou les services d’une

entreprise de ceux d’autres entreprises ;

b) à être représentés d’une manière qui permette

aux autorités compétentes et au public de

déterminer l’objet exact bénéficiant de la

protection conférée au titulaire.

Nouvelles

dispositions


• Incidences

− Effet positif : extension des possibilités de dépôt des

marques « non conventionnelles » :

− Odeurs

− Goût

− Toucher

− Autres ….

US TM 1,975,999

2.1 Marque (2)

2.1 Marque (3)


• Incidences

− Modification des bases de données de recherche

TMView

2.1 Marque (4)


• Incidences

− Recherches d’antériorités

− Comment apprécier l’identité / la similarité entre

des marques non conventionnelles, telles que les

odeurs, le goût, le toucher ……. ?

− En l’état : périmètre des recherches limité

2.1 Marque (5)


• Incidences

− Interrogations

− Quid de l’interprétation de la nouvelle condition

« manière qui permette aux autorités compétentes et

au public de déterminer l’objet exact bénéficiant de la

protection conférée au titulaire »

− CJUE arrêt Sieckman 12-12 2002 :

représentation graphique « claire, précise, complète

par elle-même, facilement accessible, intelligible,

durable et objective »

− JP actuelle en matière de marques

tridimensionnelles, de slogans….

2.1 Marque (6)


• Incidences

2.2 Marque collective / de certification (1)

• Etat actuel

− Directive 2008/95 : possibilité pour les Etats de

prévoir l’enregistrement de marques collectives /

de certification

− Règlement 207/2009 : marque communautaire

collective

− Directive :

– Option pour les Etats : marques de

certification

– Obligation pour les Etats : marques

collectives

– Règlement : introduction de la marque

européenne collective de certification


Nouvelles

dispositions


• Marque collective :

− « marque (.) propre à distinguer les produits ou

les services des membres de l’association qui en

est titulaire de ceux d’autres entreprises »

• Marque européenne de certification :

− « marque (.) propre à distinguer les produits ou

services pour lesquels la provenance

géographique, la matière, le mode de fabrication

des produits ou de prestation de services, la

qualité, la précision ou d’autres caractéristiques

sont certifiés par le titulaire de la marque des

produits ou services qui ne bénéficient pas d’une

telle certification »



• Une obligation identique

− Dépôt d’un règlement d’usage

• Une dérogation identique

− Peuvent être constituées d’une indication pouvant

servir à désigner la provenance géographique des

produits ou des services

• Un régime partiellement identique

− Rejet de la demande

− Exercice de l’action en déchéance

− Motifs de déchéance supplémentaires

− Cession limitée pour la marque de certification

− Action en contrefaçon encadrée pour la marque

de certification


2.3 Indications géographiques et mentions

traditionnelles

• Situation actuelle

− Distorsion entre la règlementation droit des marques

et droit européen des indications géographiques

− Nouvelle situation

− Refonte des motifs de refus concernant les

indications géographiques

− Intégration des mentions traditionnelles pour les

vins et les spécialités traditionnelles garanties


2.4 Recommandations


• Identifier les signes non conventionnels pouvant constituer une marque

• Définir une représentation susceptible d’être acceptée

Anticipation

• Surveiller les évolutions des bases de données de recherche

• Veille sur les décisions à venir sur l’appréciation de la représentation acceptable et sur le risque de confusion pour les marques non conventionnelles

Veille

3. Refonte du processus d’enregistrement

1. Taxes

2. Désignation des produits

et services

3. L’examen d’office

4. La procédure

d’opposition


3.1 Taxes • Objectif annoncé

− Système moins cher

• Mise en œuvre

− Taxe par classe supplémentaire dès la 1ere classe

− Taxes pour marque communautaire


- Désignation avec « suffisamment de clarté et de

précision », y compris pour les indications

générales des intitulés de classe de la

classification de Nice

- Interprétation littérale des indications générales

- Avant /après 22/6/2012

3.2 Désignation des produits et services


Pratiques non harmonisées

• INPI

• OHMI

• …..

CJUE 19-6-2012 IP TRANSLATOR

• Clarté et précision

• Indications générales de l’intitulé de la classification de Nice : uniquement si claires et précises

Communiqués officiels

• INPI

• OHMI

• OMPI

Nouvelles

dispositions

3.3 L’examen d’office

• Etat actuel

− Certains offices examinent l’existence de droits

antérieurs avec des effets variables (blocage ou non

de la procédure d’enregistrement) : Danemark,

Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, République

tchèque….

− D’autres n’examinent que les motifs absolus de

refus : Allemagne, Autriche, France…

• Harmonisation des procédures

nationales

− L’examen des offices ne doit porter que

sur les motifs absolus de refus.


3.4 La procédure d’opposition

• Etat actuel

− Procédures d’opposition diverses

• Harmonisation des procédures nationales

− Procédure obligatoire

− Généralisation de la période de réflexion

de 2 mois avant l’ouverture de la procédure

− Non-usage de la marque antérieure :

moyen de défense


4. Clarification des droits conférés par la

marque

1. Renforcement de la

protection

2. Elargissement des actes

interdits

3. Limites

4. Recommandations


4.1 Renforcement de la protection (1)

• Prise en considération des fonctions de la marque


Indication d’origine

Publicité

Investissement

• Garantie de l'identité d'origine du produit ou du service marqué

• CJCE C-39/97 (Canon)

• Elément de promotion des ventes / instrument de stratégie commerciale

• CJUE C-236/08 à C-238/08 (Google)

• Acquisition/ maintien d’une réputation auprès des consommateurs

• CJUE C-324/09 (L’Oréal), C-323/09 (Interflora)


• Extension de la notion « d’usage pour des

produits ou services »

− CJCE, C-17/06 (Céline) : l’atteinte à la marque englobe

l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom

commercial ou d’une enseigne identique pour

commercialiser des produits identiques.

• Proposition d’introduction

− Atteinte à la fonction d’indication de l’origine

− Atteinte résultant des usages à titre de nom commercial

ou de dénomination sociale



•Limite : double identité

− Principe : limitation de la protection à l’atteinte à la fonction

d’indication d’origine

− Risques/incertitudes

– Importations parallèles

– Publicité comparative

• Renforcement de la protection de la marque de

renommée

− Caractère contraignant de la protection renforcée

− Opposition à enregistrement, y compris si les produits et

services ne sont pas identiques/similaires

− Marque notoire ?


4.2 Elargissement des actes interdits (1)

• Publicité comparative

− CJUE, C-533/06 (O2 Holdings) :

− Le titulaire de la marque ne peut s’opposer à l’utilisation :

– d’un signe identique dans une publicité comparative

licite au regard de la directive sur la publicité trompeuse

et comparative ;

– d’un signe similaire dans une publicité comparative, s’il

n’existe pas de risque de confusion avec la marque.

– La publicité comparative n’est pas licite lorsqu’il existe un

risque de confusion (incluant le risque d’association).

• Propositions

− Interdiction de la publicité comparative contraire à la directive

2006/114/CE (en France L.121-8 à L121-12 C. conso.)



• Conditions de licéité


Non trompeuse, mêmes biens ou services, caractéristiques essentielles vérifiables, …

Absence de profit induit de la notoriété du signe distinctif concurrent

Absence de discrédit/dénigrement

Absence de confusion entre les acteurs, les signes ou les produits

Absence de présentation comme étant une contrefaçon/imitation

…


• Transit

– Principe : interdiction de saisie des produits

contrefaisants en transit (CJUE, C46-/09 et C-495/09 Philips

Nokia)

– Propositions

− Produits et services marqués en transit : fin de la

jurisprudence Philips

• Importations

– Importations par les particuliers

• Actes préparatoires


4.3 Limites aux droits du propriétaire sur la

marque

• Droits antérieurs

– Droits conférés sans préjudice des droits antérieurs

(alignement art. 16 accords ADPIC)

• Limitation des effets de la marque

– Extension de l’inopposabilité :

– Aux usages de signes ou indications non distinctifs

– Aux usages pour désigner les produits ou services

du titulaire, en particulier lorsque l’usage est

nécessaire…


4.4 Recommandations

• Repenser la politique de défense de la marque

– Approche principalement par l’atteinte à la

fonction de la marque

• Construire la renommée de la marque

• Surveiller les usages

– Par la concurrence

– Par les consommateurs


5. Nouveaux moyens d’action

1. Cadre actuel

2. Propositions de réforme

3. Conséquences

4. Recommandations


5.1 Cadre actuel

• Enregistrement de la marque = droit de

propriété + présomption de validité

• Remise en cause de la validité ou de l’usage de

la marque uniquement possible

– Marques nationales : par la voie judiciaire

– Marques communautaires :

– Voie judiciaire : à titre principal ou

reconventionnel

– Voie administrative : à titre principal


5.2 Propositions de réforme

• Introduction de nouvelles procédures administratives

– Procédure de déchéance

– Défaut d’usage sérieux pendant une période

ininterrompue de 5 ans

– Dégénérescence

– Marque devenue trompeuse

– Procédure de nullité

– Motifs absolus

– Motifs relatifs

– Moyens de défense : non-usage


5.3 Conséquences

• Avantages

– Rapidité

– Coût

• Risque d’augmentation des demandes

• Remise en cause d’un titre de propriété

– Par voie administrative

– Sans décision judiciaire, ni garanties

associées

– Voies de recours ?


5.4 Recommandations

• Nouveaux dépôts

– Sécuriser la demande au regard des risques

d’annulation ultérieurs

• Marques déposées et faiblement distinctives

– Anticiper la preuve de l’acquisition de la

distinctivité par usage

• Anticiper les actions déchéance

– Dès l’expiration du délai de 5 ans par la

constitution d’un dossier de preuves d’usage

– Gérer le succès et réagir aux usages génériques


Prochaine rencontre


25 novembre 2015

« Consommateurs et nouvelles règles de médiation »

Animée par Elise Dufour et Emmanuel Mouclier,

Business Development Manager de Youstice

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http://www.alain-bensoussan.com/



Anne-Sophie Cantreau et Virginie Brunot restent à votre disposition

pour toutes informations complémentaires

Anne-Sophie Cantreau 33 6 42 32 15 92

[email protected]

Virginie Brunot : 33 6 13 28 95 88

[email protected]

Questions - Réponses


mailto:[email protected]













• Le cabinet Alain Bensoussan-Avocats a, pour la 3e année consécutive, obtenu

le 1er prix (Trophée d’or) du Palmarès des cabinets d’avocats 2015 dans la

catégorie Technologies de l’information / Médias / Télécommunications, organisé

par Le Monde du Droit en partenariat avec l’Association Française des Juristes

d’Entreprise (AFJE).

• Un Client Choice Award a été décerné à Alain Bensoussan en 2014 dans la

catégorie « Information Technology », reconnaissant ainsi la qualité

exceptionnelle de ses prestations dans le domaine des technologies avancées.

• Pour la 4e année consécutive, Alain Bensoussan et le cabinet ont été distingués

« Lawyer » de l’année 2014-2015 dans les catégories Technologies,

Technologies de l’Information, et Contentieux par la revue juridique américaine «

Best Lawyers ».

• Après avoir obtenu le label Cnil « Lexing® formation informatique et libertés »

pour son catalogue de formations informatique et libertés, le cabinet a obtenu le

label Cnil pour sa procédure d’audit « Lexing® audit informatique et libertés ».

Qui sommes-nous ?

Le premier réseau international d’avocats dédié au droit des technologies avancées

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