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ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

TRAVAUX COMMISSIONS OUVERTESCOMMISSION BREVET, SAVOIR FAIRE ET SECRETS

LA RÉFORME DU DROIT DES BREVETS : LE PROJET DE LOI PACTERÉUNION DU 6 FÉVRIER 2019

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BREVETS, SAVOIR-FAIRE ET SECRETS

http://www.avocatparis.org/

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MODIFICATIONS ENVISAGÉES EN

DROIT DES BREVETS

PROJET DE LOI PACTE

DENIS MONEGIER DU SORBIER

VIRGINIE LEHOUX

ALEXANDRE JACQUET

Avocats à la cour

PHILIPPE CADRE

Directeur Propriété Industrielle

INPI


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SOMMAIRE⚫ PROPOS INTRODUCTIFS

⚫ ZOOM SUR LES MODIFICATIONS ENVISAGÉES

o LA CRÉATION D’UNE DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET

o LA MODIFICATION DU RÉGIME APPLICABLE AU CERTIFICAT D'UTILITÉ

o L’INTRODUCTION D’UNE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE D’OPPOSITION

o LE RENFORCEMENT DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN DE LA DEMANDE DE BREVET PAR L’INPI

o LA MODIFICATION DES RÈGLES DE PRESCRIPTION

06/02/2019Projet de loi PACTE

1

2

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PROPOS INTRODUCTIFS

1


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PROPOS INTRODUCTIFS

GÉNÉRALITÉS

• Projet de loi intitulé « plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises »

(PACTE)

• Projet présenté par le gouvernement en Conseil des ministres le 18 juin 2018 et déposé à

l’Assemblée le 19 juin 2018.

• Il a été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale le 10 octobre 2018 et est

actuellement en cours d’examen devant le Sénat : séance du 5 février 2019 !


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PROPOS INTRODUCTIFS

Pour le gouvernement : nouvelle étape dans la transformation économique du pays,

transformation qui est nécessaire :

- le tissu économique français comptant un nombre trop faible d’ETI et de grosses PME

alors que ce sont elles qui sont plus à même :

▪ de supporter le coût de l’innovation ;

▪ d’ouvrir des débouchés ;

▪ de se lancer sur les marchés extérieurs.

- l’économie française n’étant pas assez compétitive.

Volonté du gouvernent : transformer le modèle de notre entreprise pour l’adapter aux réalités

du XXIème siècle.


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PROPOS INTRODUCTIFS

Projet de loi dédié aux entreprises, structuré autour de 3 chapitres / objectifs :

1. « Libérer les entreprises » (Chapitre I)

Assouplir un certain nombre de rigidités qui entravent la vie des entrepreneurs

faciliter la création d’entreprises et en réduire le coût

accompagner leur croissance

faciliter le rebond des entrepreneurs en cas d’échec

fluidifier les conditions de la transmission


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PROPOS INTRODUCTIFS

2. Assurer une certaine justice au sein et l’égard de la société (Chapitre III)

Promouvoir des impératifs de justice au sein du monde de l’entreprise

Meilleure répartition de la richesse

Repenser la place des entreprises dans la société


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PROPOS INTRODUCTIFS

3. Accroitre les capacités d’innovation des entreprises (Chapitre II)

Améliorer et diversifier les modes de financement des entreprises en s’adressant aux acteurs

privés

Moderniser la gouvernance de la Caisse des Dépôts et Consignation

Assurer le financement de l’innovation de rupture

Mise en place de dispositifs à même de protéger nos entreprises stratégiques

MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS NÉCESSAIRES À LA PROTECTION DES INVENTIONS

DE NOS ENTREPRISES (SECTION 2 SOUS-SEC.1) et de leurs expérimentations


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PROPOS INTRODUCTIFS

Trois articles du projet de loi sont relatifs au droit des brevets français : Art. 40, 42 et 42 bis

Modifications envisagées (à ce stade des discussions) :

− La création d’une demande provisoire de brevet (Art.40)

− La modification du régime applicable au certificat d'utilité (Art.40)

− L’introduction d’une procédure administrative d’opposition (Art.42)

− Le renforcement de la procédure d’examen de la demande de brevet par l’INPI (Art.42 bis)

− La modification des règles de prescription (Article additionnel après Art.42 bis)


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PROPOS INTRODUCTIFS

Ce projet résulte d’une concertation :

- avec l’INPI

- avec les praticiens :

- lors des discussions sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption

et à la modernisation, de la vie économique en 2016

- en novembre 2017 dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi PACTE

- avec un certain nombre d’entreprises


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PRINCIPALES MODIFICATIONS

ENVISAGÉES

2


• PAGE 13• • PAGE 13•

LA DEMANDE PROVISOIRE DE

BREVET

- ART.40

2.1


• PAGE 14•

LA DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET - ART.40

Constat (Exposé des motifs du projet) :

« Le retour d’expérience des créateurs d’entreprises innovantes et de starts-ups montre une réticence

de ces derniers à s’engager dans les démarches de protection de leurs inventions. Le système de

dépôt de brevet, par son formalisme, leur apparait souvent contraignant et couteux.

La comparaison internationale montre qu’il existe des dispositifs complémentaires, tel que le système du

« provisional patent application» (PPA) américain, qui permet de procéder, dans un premier temps et à

moindre coût, à une demande provisoire de brevet…

Dans ce contexte, il apparait nécessaire de faire évaluer les procédures du système français de propriété

industrielle, afin d’offrir aux entreprises et notamment aux PME et starts-ups, des voies d’accès plus

souples et plus progressives vers la délivrance de brevet ».


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Le texte du projet de loi au moment de son dépôt à l’Assemblée nationale envisageait de

créer une « demande provisoire de brevet » :

- qui se bornait à la seule description technique de l’invention, la remise des

revendications étant reportée à une phase ultérieure ;

- à terme, dans un délai maximum d’un an, le déposant pouvait choisir de compléter

sa demande ou de l’abandonner, si celle-ci ne répond plus à ses besoins, sans

formalité supplémentaire et sans divulgation aux tiers.


• PAGE 16•


Avis du conseil d’état sur cette disposition :

« Le Conseil d’Etat relève toutefois que l’article L. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa

rédaction actuelle, issue de l’article 1er de l’ordonnance n° 2008-1301 22/44 du 11 décembre 2008, permet

déjà que la description de l'invention et les revendications (par lesquelles le déposant indique la

portée du monopole qu'il revendique) - … - soient remises séparément. La remise de la seule

description permet ainsi déjà l'attribution d'une date de dépôt, les revendications pouvant être fournies

ultérieurement.


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(Art.L612-2 CPI) :

« La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents quicontiennent :

a) Une indication selon laquelle un brevet est demandé ;

b) Les informations permettant d'identifier ou de communiquer avec le demandeur ;

c) Une description, même si celle-ci n'est pas conforme aux autres exigences du présent titre, ou un renvoi àune demande déposée antérieurement dans les conditions fixées par voie réglementaire. »

L’ordonnance du 11 décembre 2008 (mise en conformité avec le Patent Law Treaty)

est venue en effet supprimer les « revendications » des documents nécessaires à

l’attribution d’une date de dépôt.

Mais les articles règlementaires n’ont pas été mis à jour (R.612-3 CPI…) et exigent

toujours dans la requête en délivrance une ou plusieurs revendications.


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Extrait du Rapport de la Commission (au sujet de la demande provisoire) :

« La création d’une demande provisoire de brevet, qui figurait dans le projet de loi initial,

a été retirée après l’avis du Conseil d’État : en effet, cette création relève du domaine

réglementaire et sera opérée par décret, semble-t-il au plus tard en début d’année

2019.

Ce décret est en cours de rédaction par les services de l’INPI, en lien avec leur

tutelle, la direction générale des entreprises. »

• PAGE 19•


Question ouverte :

Les praticiens vont-ils utiliser cette demande provisoire de brevet ?


• PAGE 20•


+ :

▪ Procédure facile, rapide et moins coûteuse (quid des taxes lors du dépôt des revendications ?)

▪ Permet d’obtenir rapidement une date de dépôt

- :

▪ Incertitude sur la portée des droits du client

▪ Procédure risquée !

• demande provisoire insuffisamment formalisée pour garantir un droit de priorité valable pour une

demande subséquente ;

• Nouveaux contentieux : rejet des revendication pour défaut de support dans le texte, nullité pour

extension (notion « d’objet de la demande » ?)


• PAGE 21• • PAGE 21•

LES MODIFICATIONS AU

CERTIFICAT D’UTILITE

- ART.40

2.2


• PAGE 22•

LA MODIFICATION DU CERTIFICAT D’UTILITÉ - ART.40


Constat (Rapport de la Commission spéciale) :

« … le certificat d’utilité peut être intéressant pour protéger des inventions à durée de vie courte et dont la

protection n’a pas à être étendue à l’étranger. Son usage est particulièrement pertinent en amont du dépôt de

brevet, afin de prévenir rapidement les menaces de contrefaçon, notamment quand l’invention doit faire l’objet

d’une première présentation publique et fait ainsi courir un risque d’« auto-divulgation ».

…

Toutefois, le dispositif des certificats d’utilité n’apparaît pas pleinement satisfaisant. Ce titre est, en effet, très

peu utilisé en France. Environ 500 demandes sont faites chaque année, contre plus de 16 000 pour les

brevets.

Au contraire, son équivalent allemand est très prisé : les entreprises le considèrent comme une alternative ou

un complément utile à la demande de brevet, grâce à son système d’enregistrement rapide et peu coûteux. Plus

de 15 000 demandes ont été faites en 2013, soit 24 % de l’ensemble des dépôts, contre 3 % en France. En

Chine, les certificats d’utilité représentent 37 % des demandes de dépôt. »

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Constat (Rapport de la Commission spéciale) :

« En France, en l’état, son efficacité, comme alternative au dépôt de brevet dont le

formalisme freine parfois les inventeurs, est donc faible.

En conséquence, le présent article porte plusieurs modifications ayant pour objet de

renforcer l’attractivité du certificat d’utilité »

• PAGE 24•


Le texte du projet de loi envisage donc, pour renforcer l’attractivité du certificat d’utilité

:

− de porter sa durée de protection de 6 à 10 ans (i.e. durée du modèle d’utilité en Allemagne et

Chine) ;

− de permettre sa transformation en une demande de brevet d’invention, selon une procédure fixée

par décret et qui impliquera l’établissement d’un rapport de recherche au moment de la

transformation.

Les conditions d’octroi restent inchangées (absence de rapport de recherche).

Entrée en vigueur des modifications conditionnées par la publication d’un décret d’application devant

intervenir au plus tard un an après la promulgation de la loi.

Les certificats d’utilité délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi ne seront pas modifiés.


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Question ouverte :

Les modifications envisagées du régime du certificat d’utilité

le rendront-il plus attractif ?


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+ :

▪ Modifications envisagées (durée et transformation) …

- :

▪ Conditions de validité identiques à celles du brevet

▪ Importance du rapport de recherche pour le déposant

▪ Résistance des praticiens


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La Commission sénatoriale s’est déclarée favorable aux modifications du

certificat d’utilité (Rapport du 17 janvier 2019)

Aucun amendement déposé au Sénat sur ce point lors des débats en séance

publique du 5 février 2019


• PAGE 28• • PAGE 28•

LA PROCÉDURE

D’OPPOSITION

- ART.42

2.3


• PAGE 29•

LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42


Synthèse des constats (exposé des motifs, étude d’impact et rapport de la

commission spéciale) : 3 points

Point 1. Un nombre important d’offices de propriété industrielle ont mis en place un

système d’opposition aux brevets d’invention, offrant une possibilité de recours

administratif contre les titres délivrés ;

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Point 2. En France, la nullité d’un brevet d’invention délivré par l’INPI ne peut être prononcée que dans le

cadre d’une procédure judiciaire, ce qui constitue un frein pour certains acteurs (PME, Start-Up) :

▪ psychologique (recours à la justice) ;

▪ financier (coût et longueur de la procédure)

Faible nombre d’actions en nullité (le taux moyen d’actions en nullité pour les brevets d’invention

est faible : moins de 40 procédures par an, contre environ 200 en Allemagne).

Les entreprises préfèrent modifier leur produit plutôt que de remettre en cause le monopole de leur

concurrent (brevet d’intimidation)

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Point 3. Un certain nombre d’observateurs considère que le brevet Français est de faible

qualité du fait que l’activité inventive n’est pas « prouvée » / contrôlée ab initio.

• PAGE 32•


Le texte du projet de loi envisage donc d’habiliter le Gouvernement à créer, par voie

d’ordonnance, un droit d’opposition aux brevets délivrés par l’INPI =

Cette procédure d’opposition se veut :

- une voie administrative de révocation ou de limitation d’un brevet délivré ;

- une voie parallèle à la voie judiciaire ;

- un dispositif simple, rapide (« délai limité ») et peu coûteux.


• PAGE 33•


On sait déjà que cette procédure :

- se fera devant l’INPI

- devra veiller à « prévenir les procédures d’oppositions abusives »

➢ Par quel moyens : limitation de l’intérêt à agir ou amendes ou coût de la

procédure ?

➢ Rapport de la Commission sénatoriale du 17 janvier 2019 : a priori amendes

(OEB)


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Ce que l’on ignore à ce stade :

- le délai d’opposition ;

➢ Pratique OEB : 9 mois post délivrance

➢ Délais mentionnés dans le questionnaire INPI : 6 – 9 – 12 mois


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- si le droit d’opposition sera ouvert ou nécessitera la démonstration « d’un intérêt à

agir » ;

Plaidant pour l’intérêt à agir :

+ : « veiller à prévenir les procédures abusives » = intérêt à agir ?

+ : la pratique en matière d’action en nullité devant le TGI

Questionnaire INPI :

- « quels éléments devraient alors être produits » pour justifier de cet intérêt ?

- l’INPI devrait alors être amené à se prononcer sur ces éléments


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- Plaidant contre l’intérêt à agir :

- : la pratique de l’OEB et la pratique de l’INPI en matière de marque

(pas d’intérêt à agir) ;

- : les discussions en Commission spéciale :

« Le Rapporteur (au sujet d’une discussion sur l’intérêt à agir) : .. Concernant l’intérêt à agirdans le cadre d’un dépôt de brevet, il s’agit d’occupation du domaine public. Tout le monde ayantintérêt à agir, votre motif ne tient pas »

« M. Bruno Le Maire : Je pense que l’intérêt général est précisément que toute personne puissecontester le maintien des brevets, qui ne sont pas valables ou qui sont dénues de fondementjuridiques, pour favoriser l’inventivité et les vrais brevets. L’intérêt général, c’est celui d’avoir desbrevets de qualité. Par ailleurs c’est la règle européenne, puisqu’aucun intérêt à agir n’est requisdans le cadre des procédures d’opposition à l’OEB ou dans tous les autres pays européens »


• PAGE 37•



➢Quid de l’intervention hors délai du contrefacteur présumé?

Art. 105 CBE : « Le contrefacteur présumé peut produire une déclaration d'intervention dans la

procédure d'opposition dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en

contrefaçon a été introduite ou à laquelle il a introduit l'action visant à faire constater judiciairement

qu'il n'est pas contrefacteur. La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. »

Questionnaire INPI aborde cette question


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- Les motifs d’opposition :

➢ nouveauté

➢ activité inventive

➢ suffisance de description ?

➢ extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que

déposée ?


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- Procédure entièrement écrite ou possibilité d’une audience orale ?

- L’opposition pourra-t-elle faite directement au nom d’un mandataire (OEB) ?


• PAGE 40•



- Composition de la division d’opposition : Questionnaire INPI :

• Division collégiale (3 personnes)

• Participation de l’examinateur ayant délivré le brevet ?

• Participation d’un examinateur juriste ?

- Durée de la procédure ?


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- l’articulation entre la voie judiciaire et la voie administrative d’opposition

➢ « le principe d’un sursis à statuer de la juridiction durant le délai

d’opposition est privilégié à ce stade » (Extrait du Rapport de l’Etude

d’impact)

➢ Sursis « de droit » vs « de fait » (exemple TGI / opposition devant l’OEB)


• PAGE 42•



➢ Questionnaire INPI différencie selon les cas :

- Action judiciaire introduite après qu’une opposition a été formée :

• Sursis pour la demande en nullité principale (« la juridiction sursoit »)

• Sursis pour la demande en nullité reconventionnelle (« la juridiction

sursoit »)

• Sursis de l’action en contrefaçon (« la juridiction peut surseoir »)


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➢ Questionnaire INPI différencie selon les cas :

- Action judiciaire introduite avant qu’une opposition n’ait été formée :

• Sursis de la procédure d’opposition INPI en cas de demande en nullité

pendante devant le Tribunal (« la juridiction sursoit »)

• Sursis de toute action judiciaire en nullité pendant le délai d’opposition

même si pas d’opposition formée (« la juridiction sursoit »)


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- les conditions du recours des décisions d’opposition :

- la juridiction compétente (Chambre de recours à l’INPI, TGI ou CA PARIS)

• Cf. pratique marque et examen brevet (i.e. CA PARIS)

• Budget et nombre de recours prévus ne plaident pas pour une chambre

de recours… (pas mentionné d’ailleurs dans Questionnaire INPI)


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- les conditions du recours des décisions d’opposition :

- le type d’appel :

• annulation

ou

• réformation avec effet dévolutif

Impact sur la question de l’autorité de la chose jugée de la décision CA ?


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- Le montant des taxes : Questionnaire INPI :

- Taxe entre 500 et 700 euros

- Taxe supp en fonction :

• du nombre de revendications attaquées

• de procédure orale


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Question ouverte :

Intérêt de la procédure d’opposition ?


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+ :

▪ Nouvel arsenal juridique / aligement sur la pratique de l’OEB

▪ Facilitera la remise en cause des brevets FR

▪ Renforcement de la valeur juridique du brevet délivré par l’INPI ?

- :

▪ Moyen de l’INPI ? i.e. nouvelle organisation, mise en place de nouveaux

moyens matériels et humains (effectif et formation)

▪ « Réduira la charge du TGI de Paris » ?


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Aucun amendement déposé au Sénat sur ce point lors des débats en séance

publique du 5 février 2019


• PAGE 50• • PAGE 50•

L’EXAMEN RENFORCÉ

- ART.42 BIS

2.4


• PAGE 51•

L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS


Le projet de loi PACTE prévoit de modifier l’article L612-12 CPI et d’étendre le

contrôle effectué par l’INPI, en lui offrant la possibilité de rejeter une demande de

brevet :

− pour défaut de nouveauté (et non plus pour défaut « manifeste » de

nouveauté) ;

− pour défaut d’activité inventive ;

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➢ Cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi initial et n’a pas fait l’objet d’une étude

d’impact, cette dernière indiquant même que :

« L’instruction des demandes de brevets par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est

aujourd’hui critiquée, en raison de l’absence d’examen au fond des critères de brevetabilité

(nouveauté, invention impliquant une activité inventive, invention susceptible d’application

industrielle). La sécurité juridique du brevet français est considérée moindre du fait de cette absence

de rejet par l’INPI des demandes de brevet présentant un défaut d’activité inventive. Comme le note

la Cour des Comptes dans son référé du 20 octobre 2014, il apparaît cependant que «

l’instauration d’un examen au fond n’est guère envisageable, eu égard aux moyens

substantiels qu’il faudrait mobiliser pour un volume d’activité limité à la France »

(Cour des comptes (2014), référé n° 70807, Institut national de la propriété industrielle (INPI) »

• PAGE 53•



➢ Le recours à un examen renforcé était également écarté par le rapporteur de la

Commission spéciale :

« La possibilité de créer une étude préalable et systématique du caractère inventif de

chaque demande de brevet a, en revanche, été écartée, car elle aurait été trop

complexe et aurait requis un grand nombre de personnels supplémentaire. »

(Rapport de la Commission spéciale au sujet de la procédure d’opposition)

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➢ Disposition introduite en septembre sur l’initiative de la DGE :

« M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances - Je conteste formellement

que ce soit une erreur. Au contraire, c’est une vraie avancée pour notre pays, qui s’inscrit dans

un panorama global. En effet, nous allons, ultérieurement dans la loi, réformer l’adoption

du brevet, en instaurant un contrôle d’inventivité sur le modèle allemand. M. Fasquelle a

eu raison de rappeler que les procédures différaient entre nos deux pays. Mais, étant donné

que nous allons les aligner pour le brevet, il est bon de faire de même pour le certificat

d’utilité. »

Extrait du Rapport de cette commission (échanges au sujet du certificat d’utilité)

• PAGE 55•



➢ Motivation des amendements 1012, 1656 et 1832 des 2, 3 septembre 2018 :

- Le brevet FR a une présomption de validité faible, ce qui alourdit l’office des juges et

engendre un risque important pour le détenteur ;

- Les grandes entreprises dépensent énormément de ressources à surveiller des

brevets « proches » et à engager des recours contre les brevets similaires qui ne

comportent aucune « activité inventive nouvelle » (sic).

- Pour les petits déposants, ce travail est souvent impossible ;

• PAGE 56•




- L’examen au fond :

▪ améliorera la confiance dans le système national des brevets et permettra

de faire de l’innovation un levier majeur de la croissance ;

▪ réduira les procédures de contentieux, notamment pour défaut d’activité

inventive, et renforcera ainsi la sécurité juridique de l’innovation.

• PAGE 57•




- cette modification se fera à « ISO budget » ;

- mise en place d’ici 2 ans (2 ans après la promulgation de la loi), le temps

pour l’office de s’adapter à ce changement de pratique ;

• PAGE 58•



➢ Amendement COM362 de la Commission du Sénat :

- les demandes de brevet qui feront l’objet d’un examen renforcé seront celles

dont le rapport de recherche aura été notifié au déposant postérieurement à

la date d’entrée en vigueur de la loi (i.e. 2 ans après promulgation de la loi).

• PAGE 59•



➢ 5 amendements déposés au Sénat pour supprimer l’examen renforcé

➢ Débats au Sénat en séance publique le 5 février 2019 : amendements

acceptés !

➢ L’article 42bis est supprimé par le Sénat

• PAGE 60•



Critiques des Sénateurs (débats du 5 février 2019) :

- L’adoption d’une telle mesure au détour d’un amendement sans étude d’impact est critiquable

- Exemple de l’Espagne : adoption de l’examen renforcé en 2017 = chute de 30% des dépôts en 2018

- Contraire à l’objectif de la loi : simplifier la vie des entreprises

- Moyens de l’INPI ?

Arguments du rapporteur et de M.LE MAIRE (débats du 5 février 2019) :

- La France a le taux d’annulation de brevet le plus élevé d’Europe (43% des brevets annulés contre 23% dans

les autres pays)

- Nous sommes une exception mondiale et tous les autres pays ont fait le choix d’un brevet national fort

• PAGE 61•



Prochaine étape pour l’article 42bis : Commission mixte paritaire (CMP) ?

▪ Faculté de saisine de la CMP :

- elle appartient au Premier ministre (Projet de loi)

- en cas de procédure accélérée, elle peut être demandée après une seule lecture dans chacune des

assemblées (procédure normale : deux lectures).

▪ Composition de la CMP :

- 7 représentants pour chaque assemblée : 4 de la majorité et 3 de l’opposition

- Consensus recherché mais vote du texte modificatif à la majorité

• PAGE 62•



Prochaine étape pour l’article 42bis : Commission mixte paritaire (CMP) ?

▪ Si la CMP arrive à un texte de compromis : le texte devrait être à nouveau soumis aux deux

assemblées

▪ Si la CMP n’arrive pas à s’accorder sur un texte de compromis

ou

si le Sénat rejette de nouveau :

le gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée Nationale.

• PAGE 63•



« Texte de compromis sur l’activité inventive » ?

Compte rendu analytique des débats au Sénat (5 février 2019) :

M. Alain Richard. – Nous voici devant un débat de méthode législative, il n’y a pas radicalement de bonne ou de

mauvaise solution. (M. Gérard Longuet approuve.) J’entends l’objection de M. Delahaye : il faut du temps avant

de créer une nouvelle sécurité pour les brevets car c’est de cela qu’il s’agit, de la sécurité des brevets.

Cependant, d’expérience, nous savons que manquer l’occasion d’un véhicule législatif représente une erreur ;

elle se fait rare à mesure que la législature avance. Ne serait-il pas préférable de retravailler cet article avec

l’Assemblée nationale plutôt que de l’écarter ?

…

M. Bruno Le Maire, ministre - Enfin, je salue la proposition d’Alain Richard. Trouvons un compromis sur

le critère d’inventivité. Cela suppose le retrait de ces amendements.

• PAGE 64•


Question ouverte :

Intérêt de l’examen au fond dans le système FR ?


• PAGE 65•


+

▪ Qualité des brevets FR

▪ Effet psychologique sur les investisseurs

▪ Nouveau contentieux devant la CA PARIS ?

-

▪ Architecture globale du système de brevet FR (articulation brevet EP / FR / CU)

▪ Augmentation de la durée de la procédure devant l’INPI

▪ Augmentation des coûts d’obtention d’un brevet FR

▪ Crainte de la diminution du nombre de dépôts FR…(report sur brevet EP ou abandon)

▪ Capacité de l’INPI à intégrer tout cela… (paquet marque, modèle, brevet…)


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Sur la question des effectifs de l’INPI : Rapport de la Commission sénatoriale (17

janvier 2019) :

« Votre commission a obtenu des garanties de la part de M. Bruno Le Maire… sur

l’adaptation des effectifs de l’INPI à ses nouvelles missions. Actuellement 15

ingénieurs supplémentaires devraient être recrutés pour faire face à l’introduction

de la procédure administrative d’opposition et 15 autres ingénieurs pour permettre à

l’INPI de réaliser l’examen au fond de la brevetabilité des inventions »


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Extrait de l’audition de M. LEMAIRE devant le Sénat du 12 Décembre 2018 :

« Rapporteur : La réforme des brevets nécessite de doter l'Institut national de la

propriété industrielle (INPI) en moyens humains pour y faire face. Quinze ingénieurs

supplémentaires seront nécessaires. Pouvez-vous garantir que le plafond d'emplois

de l'INPI ne sera pas abaissé ? »

« M. Bruno Le Maire : Sur le plafond d'emplois de l'INPI, aucune modification ne me

semble prévue ; il sera adapté à la nouvelle mission d'examen du critère

d'inventivité. »


• PAGE 68• • PAGE 68•

LE RÉGIME MODIFIÉ DE PRESCRIPTION

- ART.42 BIS

2.5


• PAGE 69•

LE RÉGIME MODIFIÉ DE PRESCRIPTION - ART.42 BIS


Projet d’amendement de la DGE au Sénat pour ajouter un article additionnel à l’article 42

bis prévoyant pour tous les droits de PI et du secret des affaires :

- de porter le délai de prescription de l’action civile en contrefaçon à 5 ans « à

compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre le dernier fait lui

permettant de l’exercer » ;

- de rendre imprescriptible l’action en nullité des droits de PI.

• PAGE 70•



Objectifs :

- Clarifier le point de départ de la prescription des actions en contrefaçon :

▪ ce n’est plus le jour de la réalisation des actes de contrefaçon ;

▪ « le jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du être connaitre le - dernier fait

- lui permettant de l’exercer » ?

• PAGE 71•



Objectifs :

- Mettre fin au débat sur la prescription de l’action en nullité :

▪ Depuis la réforme de la prescription de 2008, l’action en nullité de titres de PI était

soumise au délai de droit commun (5 ans au lieu de 30 ans auparavant) ;

▪ Problème de justification de cette prescription courte pour les titres de PI ;

▪ Incertitude jurisprudentielle sur son point de départ (date du dépôt, de la

publication de sa délivrance, connaissance du titre ou du vice…).

• PAGE 72•



Application dans le temps de ces dispositions :

Pour la prescription de l’action en contrefaçon : application de l’article 2222 du code

civil i.e. ne s'applique que lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de

l’entrée en vigueur de la loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

Pour les actions en nullité, l’absence de prescription s’applique aux titres en vigueur

le jour de l’entrée en vigueur de la loi. Elles sont sans effet sur les décisions ayant

force de chose jugée.

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Question ouverte :

Des clarifications bienvenues ?


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+

▪ Sécurité juridique (y compris pour les contentieux en cours)

-

▪ Légitimité de l’imprescriptibilité des actions en nullité des DPI

▪ Le véhicule ? Le fait qu’une réforme aussi fondamentale passe par le biais

d’un amendement…


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➢ Amendement adopté au Sénat lors des débats en séance publique du 5

février 2019 : on ne parle plus « d’imprescriptibilité » de l’action en nullité

mais il est dit que cette action « n’est soumise à aucun délai de

prescription »

➢ Doit être encore adopté dans le cadre de la navette avec l’Assemblée

nationale ou en Commission mixte paritaire


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CALENDRIER


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CONCLUSION


Modifications Adoption Entrée en vigueur

Demande provisoire Par décret dans les prochains mois ?

Certificat d’utilité Par décret au plus tard 1 an

après la promulgation de la loi

Procédure

d’oppositionPar ordonnance dans les 9 mois de

la promulgation de la loi

Examen renforcé Par la loi?

2 ans après la promulgation de la loi

Prescription Par la loi à la promulgation de la loi

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ordre des avocats de paris travaux commissions …€¦ · 3. accroitre les capacités...

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