startup et propriété intellectuelle

«Propriété intellectuelle et Start-Up»

Atelier« Vous avez dit

Start-Up ? »

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1.  Problématiques et intérêts 2.  Quoi protéger – Objet de la protection 3.  Comment protéger – Différents outils 4.  Quand protéger et par qui 5.  Pourquoi - La valorisation et la défense des

droits

Sommaire

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Introduction Métier d’Avocat en Propriété intellectuelle

Métier de Conseil en propriété Industrielle

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La Propriété Intellectuelle

Le Droit d’Auteur et les Droits Voisins

la Propriété Industrielle

Marque

Brevet

Dessin et Modèle

COV Secret de fabrication, Savoir-faire…

Logiciels Bases de données…

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1- Problématique et intérêts

Contexte Augmentation du nombre de start-up et de leur valeur Financiarisation importante des start-up Du porteur de projet à la personne morale

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1- Problématique et intérêts

Problématique Le financement et la protection de l’invention L’équilibre entre la protection de l’apport et le besoin de valorisation

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1- Problématique et intérêt

Ø Rentabiliser §  Monopole pour un retour sur investissement

Ø Accroître la valeur de l’entreprise §  Valorisation financière §  Valorisation de son image

Ø Organiser les relations concurrentielles §  (franchises, licences, cessions, coexistences,

interdire,…) §  Pouvoir de négociation

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2- Quoi protéger – Objet de la protection

Ø Efforts d’analyse et de recherche d’élément protégeable

Ø Souvent « décortiquer » le concept et l’innovation

Ø Exclusion de principe de la protection d’un concept

Ø Difficultés à déterminer l’objet de la protection

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2- Quoi protéger – Objet de la protection

•  Un signe de reconnaissance •  Une innovation technique •  L’effort de création visuelle •  Un savoir-faire…

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Ø Notions clefs – Propriété industrielle § Un véritable titre de propriété §  Principe du dépôt / de l’enregistrement Un titre de propriété industrielle s’acquiert auprès d’un Office national, régional, ou international de Propriété Industrielle par un dépôt ou un enregistrement.

§  Principe de territorialité Le titre est nécessairement délimité géographiquement.

§ Durée limitée § Un droit d’interdire et non un droit de faire

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3- Comment – Outils de protection

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3- Comment – Outils de protection

Ø Brevets Ils protègent les caractéristiques techniques d’une invention (dispositif ou procédé). Ø Marques Elles protègent un signe d’identification associé à des produits ou des services. Ø Dessins et modèles Ils protègent l’aspect esthétique d’une création.

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3- Comment – Outils de protection

Les brevets Ø Conditions pour l’obtention d’un titre

§  Une invention §  Nouvelle §  Impliquant une activité inventive §  Susceptible d’application industrielle

Le brevet est délivré à l’issue d’une procédure d’examen.

Ø  Durée de protection : 20 ans au maximum Le brevet doit être maintenu par le paiement d’annuités.

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3- Comment – Outils de protection

Les marques Ø Conditions de validité pour l’obtention d’un titre La marque :

§  Doit pouvoir être représentée graphiquement §  Doit être distinctive des produits et des services §  Ne doit être ni générique, ni descriptive, ni trompeuse §  Ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs (marques,

dessins & modèles, droits d’auteurs, IG, dénominations sociales, noms de domaine, etc.)

§  Ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni être contraire à l’ordre public

§  Ne doit pas comporter de drapeaux, armoiries, etc.

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3- Comment – Outils de protection

Les marques Ø  La marque est obtenue à l’issue d’une procédure

d’enregistrement.

Ø  Durée de protection : infinie La marque doit être renouvelée tous les 10 ans.

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La propriété industrielle

Les dessins et modèles Ø Conditions de protection

§  Nouveauté §  Caractère propre §  Sans fonction technique §  Caractère apparent

Un dessin ou un modèle est obtenu à l’issue d’une procédure d’enregistrement.

Ø  Durée de protection : 25 ans maximum Le dessin ou modèle doit être prorogé tous les 5 ans.

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3- Comment – Outils de protection

Le droit d’auteur : un outil complémentaire Il protège les créations

§  originales §  portant l’empreinte de la personnalité de leur

auteur §  quels que soient leur nature et leur mérite

Durée de protection : vie de l’auteur et 70 ans après son décès

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3- Comment – Outils de protection

Le droit d’auteur : un outil complémentaire Particularité

§  Pas besoin de dépôt. Le droit naît de la simple création.

§ Un enregistrement (huissier, APP, etc.) est

recommandé pour prouver la qualité d’auteur et prouver la date de création.

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3- Comment – Outils de protection

Cas particulier – Secret et savoir-faire

Pratique contractuelle nécessaire Par choix ou par défaut

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4- Quand et par quiTiming et titularité

Question essentielle du moment de la démarche de protection. -  Le budget -  La communication au public -  Les démarches de levée de fonds et la

crédibilité

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4- Quand et par quiTiming et titularité

Réflexions sur l’identité du titulaire : Les régimes légaux d’attribution

-  Droits d’auteurs (spécificité du logiciel) -  Brevets – inventeur et inventions de salariés

Etude de cas : partenariat public / privé

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4- Quand et par quiTiming et titularité

Intérêt de la réflexion : -  Préservation de l’intérêt légitime du « père » -  Nécessité de valorisation et d’intégration au

patrimoine de la start-up

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4- Quand et par quiTiming et titularité

Résultats de la réflexion : -  Dépôt en nom propre et mise à disposition

contractuel : intérêt et risque -  Dépôt au nom de la société : la solution

préférée par les investisseurs -  L’hypothèse de l’apport en nature

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5- Pourquoi – Valorisation et défense des droits

Ø Valorisation d’un brevet :

-  Importance du brevet, de l’innovation dans le secteur concerné (combien les concurrents seraient ils prêts à payer pour utiliser mon invention?)

-  La taille du marché, le cout de sa fabrication et le prix de revente (touche un large public ou une petite partie), quel est le besoin pour un tel produit, combien de gens sont susceptibles d’en avoir besoin, d’y avoir recours? L’obsolescence prévisible du produit, sous quels délais?

-  , les PropriétéintellectuelleetStart-Up

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5- Pourquoi – Valorisation et défense des droits

Ø Valorisation d’un brevet (suite) : -  La durée de validité du brevet

-  investissements à faire, le retour sur investissements ne pourra pas se faire dans un tel délai, d’autre part il est probable que les concurrents ont déjà conçu une technologie équivalente voire supérieure..

-  Ce que rapporte déjà son exploitation (en se basant sur une satisfaction normale des besoins du marché avec ce brevet) et jusqu’à l’expiration du brevet, les licences concédées, son potentiel, on capitalise alors les redevances des licences jusqu’à la fin du brevet

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5- Pourquoi – Valorisation et défense des droits

Ø  Valorisation d’une marque (différente selon que la marque a été exploitée ou non) :

- Ne pas confondre prix d’une marque et prix d’un projet associé -  Frais liés à son dépôt (recherches d’antériorités et dépôts) -  La force / validité de la marque (distinctivité) -  Etude des données financières historiques et prévisionnelles de la

marque -  Taux de croissance, importance de la marque dans la décision d’achat,

potentiel de développement, capacité de l’entreprise à valoriser la marque,

-  La marque est elle susceptible de générer des revenus dans d’autres domaines? Potentiel d’internationalisation?

-  Par comparaison avec des cessions de marques se rapprochant de notre marque

-  Caractère innovant des produits marqués, leur bon rapport qualité prix, Produits de licences, notoriété de la marque

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5- Pourquoi – Valorisation et défense des droits

Ø  Cession de titres de PI (suite)

Ø  Le régime fiscal attaché au produit de la cession est différent selon que la marque ou le brevet est exploité ou non

Ø  Ex pour la marque : si exploitée et cédée avec fonds de commerce : droit d’enregistrement proportionnels au prix de la cession, payable par celui qui l’acquiert et IR pour cédant + régime des plus values applicable dans certains cas / si pas exploitées : TVA + droit fixe de 125 €

Ø  Il faut que la marque soit cédée sans limitations, qu’elle soit clairement identifiée,

Ø  Il faut s’assurer en cas de marque figurative, que le cédant est titulaire des droits d’auteur sur le logo, et qu’il en concéde l’utilisation au Cessionnaire dans le cadre de l’exploitation de la marque qu’il a cédé

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5- Pourquoi – Valorisation et défense des droits

Ø Cession de titres de PI (suite)

Ø  Il faut que le cédant garantisse avoir la libre disposition du titre au moment de la cession : pas de litiges, pas de licences exclusives concédées, …et qu’il garantisse le cessionnaire de tout dommages liés à l’existence de cette marque qui pourraient survenir après la cession

Ø En cas de cession de demande et non de titre abouti, il faut prévoir les conséquences sur le contrat du refus du titre par l’office concerné, ainsi que les dispositions relatives à l’extension du titre sur la base de la priorité

Ø  Il faut également indiquer qui se chargera d’accomplir les formalités d’inscription de la cession : cela ne doit pas être oublié.

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5- Pourquoi – Valorisation et défense des droits

La détention d’un titre de propriété industrielle présente différents avantages :

§  Détention d’un droit de propriété authentique §  Perception de redevances (royalties) via l’octroi de

licences §  Création d’un actif immatériel inscrit au bilan de la

société §  Assurance pour des partenaires commerciaux et

financiers §  Préservation d’une exclusivité

Les titres de PI peuvent faire l’objet de contrats (cession, licences, franchise, etc.).

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5- Pourquoi – Valorisation et défense des droits

Il appartient au propriétaire du titre de faire valoir ses droits. Plusieurs actions possibles

§  Opposition §  Action en contrefaçon sur la base d’un titre ou d’un

droit d’auteur §  Action en revendication de propriété §  Action en concurrence déloyale §  Mesures provisoires d’interdiction §  Retenues en douane §  Action pénale

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Autres problématiques

Ø Protection de la vie privée

§  Loi informatique et libertés

Ø Responsabilité contractuelle –

§ CGV / CGU

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Me Lisa LE STANCAvocat

Cabinet LE STANC et CARBONNIER

M. Jérôme FERRANDOConseil en propriété industrielle Cabinet LEXANDO et CARACTEQ

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