TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 388-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literalesb), e) y f), y último párrafo, de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, delartículo 228 de la misma Decisión, con fundamento eninterpretación prejudicial solicitada por la SecciónPrimera de la Sala de lo Contencioso Administrativodel Consejo de Estado, República de Colombia.Marca: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO(denominativa). Demandante: CORPORACiÓN DEFERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIOOPERADOR DE ZONA FRANCA. Proceso interno:2009-0299.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Franciscode Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2608 de 11 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos, recibidovía correo electrónico en este Tribunal, el mismo día, por medio del cual laSección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo deEstado, República de Colombia, remitió a este Órgano Jurisdiccional lasolicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro delproceso interno 2009-0299.

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidióadmitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplircon los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con losrequisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedentedestacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presentesolicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: CORPORACiÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONESS.A. - USUARIO OPERADOR DE ZONAFRANCA.Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),República de Colombia.

Demandada:

Hechos.

1. El 19 de mayo de 2003, Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - UsuarioOperador de Zona Franca (en adelante, Corferias) solicitó el registro de lamarca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) para distinguirservicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitar elencuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productosy servicios" comprendidos en la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a laClasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de lasMarcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 31 de julio de 2003, el extracto de la referida solicitud se publicó en laGaceta de la Propiedad Industrial 530, sin que fuera presentada oposiciónalguna dentro del plazo legal.

3. El 22 de noviembre de 2004, mediante Resolución 28317, la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio(SIC) resolvió denegar el registro de la marca solicitada FERIAINTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) por considerar que carece dela suficiente distintividad para ser registrado como marca puesto que indica demanera clara, inmediata y directa características esenciales de algunos de losservicios que pretende distinguir en la Clase 35.

4. Corferias presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contrala Resolución 28317.

5. El 10 de febrero de 2005 mediante Resolución 2547, la División de SignosDistintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 28317.

6. El 23 de diciembre de 2008, el Superintendente Delegado para la PropiedadIndustrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 28317.

7. El 7 de mayo de 2009, Corferias interpuso acción de nulidad en contra de lasResoluciones 28317, 2547 Y 54661.

8. El 31 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolviósuspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretaciónprejudicial de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

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Corror.as .nterpuso demanda en ¡] que manifestó que:

9. La marca solicitada FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) haadquirido un segundo significado o secondary meaning. Desde el año 1988 yhasta el año 2008, Corferias ha venido explotando y utilizando la marcasolicitada, incurriendo en gastos considerablemente altos para la explotaciónde dicha marca, pero también percibiendo unas utilidades considerablementealtas derivadas de su explotación, año tras año. Las ventas percibidasanualmente, casi en su totalidad, doblan los gastos en los que se incurrió,incrementándose los ingresos año a año.

10. Según la doctrina, la publicidad es un elemento importantísimo para demostrarla distintividad adquirida de un signo. Por ello, se aportaron 42 documentospublicitarios, dentro de los cuales se puede encontrar publicidad realizada através de brochures o guías y publicidad realizada a través de revistas comoNewsweek, Semana y Cromos y diarios de alta circulación como El Tiempo,El Espectador y Portafolio, los cuales se encuentran dentro de los más altosíndices de popularidad dentro y fuera de Colombia. Es importante advertir queen toda esta publicidad masiva, aparece Corferias como organizador y sededel evento, lo cual es plenamente visible en toda la publicidad aportada.

11. Adicionalmente, se aportaron 6 discos compactos en los cuales se incluyenpublicidad audiovisual de la Feria Internacional del Libro que realiza Corferias.Es importante tener en cuenta que la mención de Corferias comoorganizadora y sede de la feria se ha hecho desde la primera FeriaInternacional del Libro, la cual tuvo lugar en el año 1988, es decir, que durantelos 21 años consecutivos que lleva realizándose la feria, Corferias ha sidopublicitada como tal, situación que es posible corroborar con los CD en dondese encuentra la publicidad que se ha venido haciendo a través depropagandas comerciales.

12. A lo largo de su trayectoria, la Feria Internacional del Libro ha adquiridorenombre en Colombia, que se ha convertido en el evento cultural másimportante, situación que es corroborada por la misma ministra de cultura delaño 2006. Adicionalmente, dada su trayectoria e importancia, se ha convertidoen el centro de atención, no solo en Colombia, sino en todo el mundo,situación que es corroborada por el Presidente de la Cámara Colombiana delLibro y por la participación de China como país invitado en su décima octavaedición.

13. Finalmente, para demostrar la distintividad adquirida, se contrató a la firma demercadeo Alpha & Omega Mercadeo, quienes realizaron una encuestageneral en las principales ciudades del país, demostrando la amplia difusión,recordación, familiarización y reconocimiento del signo solicitado por parte delconsumidor. Adicionalmente, se aportaron como pruebas certificacionesotorgadas por editoriales, proveedores de alimentos y de publicidad quecertifican haber participado en la Feria Internacional del Libro que realizaCorferias año tras año.

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demandamanifestando que:

Argumentos de la contestación a la demanda.

14. La expresión solicitada cumple los presupuestos previstos en los artículos 134y 135 literal a) sin que pueda predicarse que el actuar de la SIC contravengalas mencionadas normas, como se advirtió en los actos administrativos ahorademandados.

15. En el presente asunto no nos encontramos frente a una marca que puedaampararse dentro del supuesto de la distintividad adquirida, y es que encambio la marca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) estáincursa en la causal prevista en el literal e) del artículo 135, por constituir elsigno una expresión descriptiva para los servicios que pretende amparar.

16. Si bien el actor aportó unas pruebas respecto de la expresión, dichas pruebasen efecto lograron probar un uso de la marca mas no el grado o nivel dedistintividad adquirida por la expresión frente a los consumidores, toda vezque éstas se dirigieron a demostrar el uso de la marca pero no la distintividadde la marca frente a los consumidores ni el conocimiento que éstos tienen deella.

17. Que, los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario,conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

18. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial lasnormas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

19. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitados: 134 Y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina. Se interpretará el artículo 135 literales b), e) y f) de la citadanorma, así como su último párrafo 1. No se interpretará el artículo 134 de

1 "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:( ...)

b) carezcan de distintividad;( ...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio paradescribir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época deproducción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatoriasreferidas a esos productos o servicios;

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la misma Decisión por no ser de directa aplicación para la resolución delcaso concreto.De oficio: 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina".

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Lossignos descriptivos y genéricos.

2. Los signos evocativos.3. Distintividad adquirida o secondary meaning.4. El signo notoriamente conocido solicitado para registro.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA DEIRREGISTRABILlDAD. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS.

20. En el presente caso, se argumenta que el signo solicitado a registro FERIAINTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) no es distintivo, por tal motivo,el Tribunal interpretará el tema.

21. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar,identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico delproducto o servicio de que se trate;( ...)No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como

marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el PaísMiembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos oservicios a los cuales se aplica".

2 "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideraciónentre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquierPaís Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier PaísMiembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquierPaís Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otroseventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que seaplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el quese pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo

en determinado territorio; o,i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el

titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;j) los aspectos del comercio internacional; o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en

el País Miembro o en el extranjero".

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posibte que el consumidor o usuario los seleccione. Es consicerada corno unacaracterística esencial que debe reunir todo signo para ser registrado comomarca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla sufunción principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su casoincluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/oasociación.

22. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a loque disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la"suficiente" distintividad, para efectos del registro del signo, de conformidadcon el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que

"( ... ) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercadolos productos o servicios producidos o comercializados por una personade otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor ousuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o deasociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (. . .) estaexigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada enel artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual nopodrán registrarse como marcas los signos que carezcan dedistintivided>.

23. Se reconoce tanto una capacidad distintiva "intrínseca" como una capacidaddistintiva "extrínseca", la primera se refiere a la aptitud individualizadora delsigno, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otrossignos.

24. Al respecto, el Tribunal ha manifestado:

"Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, esdecir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos dedistintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad estáconsagrada de manera independiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135, literal by. La distintividad tiene un doble aspecto: 1)distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidaddel signo de diferenciarse de otros signos en el mercedo":

3 Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.OAC. 1333, de 25 de abril de 2006, caso: "FORMA DEUNA BOTA Y SUS SUELAS".

4 Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN(denominativa ).

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25. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en eí presente caso, si elsigno FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es distintivo paradistinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza,tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.

26. Adicionalmente, en el proceso interno, se debate sobre si el signo solicitado aregistro FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) contienentérminos descriptivos y genéricos y para distinguir servicios de "realización deeventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedoresy compradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en laClase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal virtud, el Tribunaldesarrollará a continuación los referidos subtemas.

Signos que contengan términos descriptivos.

27. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado quelos signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas sonaquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente alas características de los productos o de los servicios que buscan identificar.Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivodebe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad,destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

28. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad delos signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de unamarca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad,el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otrosdatos característicos o informaciones de los productos o de los servicios,puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios elsigno no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluyeen esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esosproductos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente dela relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales estádestinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa condichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos oservicios.

29. El Tribunal, sobre la base de aportes doctrinarios, ha sostenido que uno delos métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado porexpresiones descriptivas, es formularse la pregunta "¿cómo es?" el productoo servicio que se pretende registrar, "(...) de tal manera que si la respuestaespontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- esigual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer lanaturaleza descriptiva de la denommecíon»,

5 Proceso 27-IP-2001, G.OAC. 686, de 10 de julio de 2001, marca: "MIGALLETITA", citando alProceso 3-IP-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.",publicado en la G.OAC. 189, de 15 de septiembre de 1995.

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30. El Tribunal ha señalado que: "Sin embargo, una expresión descriptiva respectode unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a susignificado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando seusa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relacióndirecta con la expresión que se utí/íza". El Tribunal continúa diciendo: "La normatranscrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicacionesdescriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o másvocablos descriptivos, tienen la posibí/ídad de ser registrados siempre queformen un conjunto (. . .) suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular deun signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puedeimpedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca seríaconsiderada déblt".

31. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signosolicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es descriptivoen la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clasesconexas competitiva mente, de conformidad con lo expresado en la presenteprovidencia.

Signos que contengan términos genéricos.

32. El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensióngenérica de un signo debe apreciarse en concreto, "según el criterio de losconsumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir,considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte",teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relacióncon un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además,"la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerseparte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficientepara ser registradas como merce",

33. Al respecto el Tribunal ha expresado, "(oo.) para fijar la genericidad de lossignos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio deque se trata", por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de ladenominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relacióna dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada comomerce":

34. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad nodeben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar siexiste confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las

6 Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2217, de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIAAMERICANA (mixta).

7 Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.OAC. 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERíAS YPREFABRICADOS DE CONCRETO TU BESA SA

8 Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER.

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marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que seenfrentan. En el caso de los signos que estén conformados por palabrasgenéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra elsigno.

35. Sobre la base de la citada jurisprudencia, el Juez Consultante deberádeterminar si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo)resultaría genérico o no en relación con los servicios de la Clase 35 de laClasificación Internacional de Niza.

2. LOS SIGNOS EVOCATIVOS.

36. De igual manera, en el proceso interno, se controvierte si el signo solicitadoFERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es evocativo paradistinguir servicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitarel encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo deproductos y servicios" comprendidos en la Clase 35 de la ClasificaciónInternacional de Niza. Por tal motivo, el Tribunal considera necesariointerpretar el tema.

37. Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene lascaracterísticas de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuestopor palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signoadquiere tal carácter.

38. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características oefectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en elmercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sóloposeen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, unaimagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzoimaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplencon la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

39. El Tribunal ha manifestado al respecto que, "Las marcas evocativas o sugestivasno hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad delproducto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar acomprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar suimaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el productoo servicio",

40. Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunalha enfatizado que "entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con elproducto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como unsigno marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar elregistro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se

9 Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1121, de 28 de setiembre de 2004, caso:UNIVERSIDAD VIRTUAL.

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~~j, é'{} {Ji L~d;';;'J Q.,:; uqno: evc'cu~.v; s que ccnienqan eÚ~fT](;~r¡{OSqenericos,descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidadevocativa a/ signo, también /0 tornan especia/mente débil, ya que su titular nopuede impedir que terceros utílícen dichos elementos (. . .J. Cosa distinta ocurrecuando e/ signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con e/producto o servicio que pretende distinguir. En este evento, e/ consumidor tendráque hacer una deducción no evidente y, por /0 tanto, /a capacidad distintiva de/signo es marcadamente tuene'":

41. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos en la presenteprovidencia, el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado FERIAINTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es evocativo de los servicioscomprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SECONDARY MEANING.

42. El demandante manifiesta que el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO(denominativo) ha adquirido un segundo significado o "secondary meaning", porlo tanto, el Tribunal interpretará el tema.

43. La distintividad adquirida o sobrevenida se consagra en el artículo 135, últimopárrafo de la Decisión 486. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135establece el fenómeno de la "distintividad adquirida" para antes de la solicituddel registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo elentendido de que la distintividad adquirida o sobrevenida se puede generardespués de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registromismo.

44. Esta interpretación extensiva obedece a que el reqimen comunitario sobreprotección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio dela protección al esfuerzo empresarial" y, en consecuencia, propugna por unasana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial delprestigio y del esfuerzo ajeno. Si un empresario después de la solicitud delregistro, o luego del registro del signo, convierte por su uso constante, real yefectivo en el mercado, un signo no distintivo en un signo perfectamentevalorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinadosproductos o servicios; resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y

10 Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.OAC. 1830, de 4 de mayo de 2010, marca: SUMEMERMÉDICA (denominativa)".

11 Sobre el tema, el profesor Otamendi ha señalado lo siguiente:"Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlosi sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca.Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de losmalos. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia.La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de lasmarcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos seencuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público." Cf.OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires,2001.

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ac.ividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud seadenegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que almomento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

45. En el Acuerdo de Marrakech", en su anexo 1C, relativo al «Acuerdo sobre losAspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con elComercio» (ADPIC), establece lo siguiente:

"Artículo 15.1: ( ... ) Cuando los signos no sean intrínsecamente capacesde distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podránsupeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivoque hayan adquirido mediante su uso (... )".

46. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizarproductos o servicios pueden ser protegidos por el carácter distintivo queadquieren por su uso como marca.

47. El uso como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que elconsumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, porconsiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto o servicio.Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registroen materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendouna importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad decarácter absoluto contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486. Enpalabras de Carlos Correa: "( ... ) Según el derecho de marcas, por lo general seha aceptado que la falta del carácter distintivo intrínseco no significanecesariamente que se excluya la protección si ha adquirido dicho carácter através del USO"13.

48. En virtud de la figura para distinguir la distintividad adquirida, un signo que abinitio no era distintivo ha cumplido tal requisito por su uso constante, real yefectivo en el mercado. En efecto, la Decisión 486 consagra la figura en el últimopárrafo del artículo 135, de la siguiente manera:

"No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) Y h), un signo podráser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lohubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, porefecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de losproductos o servicios a los cuales se aplica".

49. En consecuencia, la norma comunitaria contempla los siguientes presupuestospara que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta porel Juez Consultante: El primer requisito fundamental para que opere la

12 Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, adoptado el15 de abril de 1994, al término de la Octava Ronda de Negociaciones Multilaterales del AcuerdoGeneral sobre Aranceles y Comercio (GATI).

13 CORREA, Carlos (1996), "Acuerdo TRIPs", Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 88.

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oisnntividac aoquinca es que el signo que se pretende solicitar para registro oque se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. El otro requisitoesencial es el uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territoriodeterminado.

50. Se advierte, en anteriores interpretaciones, que este Tribunal de Justicia haabordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de lasolicitud de registro. En ellas ha ilustrado sobre sus características básicas queson de aplicación en este caso.

51. En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, el Tribunal ha indicado lo siguiente:

"Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efectoconstitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y delderecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva,en relación con el producto o servicio a que se refiera, comoconsecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cualun signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivoab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistiren un color no delimitado por una forma específica, quien solicita elregistro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en elPaís Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptituddistintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Enla doctrina se explica que 'un término originariamente genérico puedellegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca.Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como deadquisición por el término genérico de un 'secondary meaning'(significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propiode la marca'. (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)"14.

52. Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera sobre cualquiersigno que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidosen los literales b), e), f), g) Y h), del artículo 135.

53. Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca acceda aregistro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente,no será nulo éste por la omisión de los requisitos citados en el párrafo anteriorsi la marca adquiere de forma sobrevenida la distintividad. Es gracias a larelación surgida en un segundo momento, entre el producto o servicio designadopor el signo y el fabricante o proveedor, que se puede identificar a un productoo servicio con un determinado origen empresarial. Al respecto McCarthy señalacomo elemento principal del "secondary meaning" a la asociación que existe en

14 Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1121, de 28 de septiembre de 2004, caso:UNIVERSIDAD VIRTUAL.

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la mente de los compradores entre la marca y un único origen empresarial delproducto".

54. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que,por efecto del uso constante en el comercio subregional, en el territorio de unpaís determinado, el signo haya adquirido distintividad en un País Miembrorespecto de los productos o servicios que ampara.

55. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento dedecidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro,debe prestar una especial atención a esta circunstancia, sobre la base delrecaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivose ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.

56. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas,para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser realy efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagradoen la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486en el artículo 166.

57. El Juez Nacional o la Ofícina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta alproblema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traenalgunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicioscomercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marcaha sido efectiva y realmente usada o no:

a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo enque normalmente corresponde con la naturaleza de los productos oservicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya queunas pocas cantidades de un producto que se comercializamasivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En estesentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en sucaso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad conla naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestranel uso real de la marca.

b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo enque normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales seefectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de lamarca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos yservicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad decomercialización son los supermercados en cadena, que el productopara sectores especializados y que se comercializan en tiendasespecializadas, o bajo catálogo, etc.

15 Mc CARTHY, J. Thomas. "Mc. Carthy on Trademarks and Unfair Competition". Clark BoardmanCaliahan, Nueva York, pp. 15-18.

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58. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado:

"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan noestablecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen debienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden ladoctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautasen esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal einequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia deluso de la marca es relativo y no puede establecerse en términosabsolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de quese trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así,si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría sersuficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año sehan efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad yelevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivelcomercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización realde un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo sehayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominaciónde la marca que pretende probar su uso. (. ..)" (El subrayado esnuestro)".

59. En consecuencia, el Juez Nacional o la Oficina de Registro, para que opere lafigura de la distintividad adquirida, debe determinar, en primer lugar, el usoconstante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante,real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis debentomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relacióncon los productos o servicios que pretende amparar, el mercado relevante, lacapacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial delproducto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del públicoconsumidor pertinente.

4. EL SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO SOLICITADO PARA REGISTRO.

60. Se interpretará el tema en razón a que, en el proceso interno, Corferiasmanifiesta que el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO(denominativo) ha adquirido la calidad de notoriamente conocido.

61. Sobre el particular, dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de2011, este Tribunal señaló lo siguiente:

"La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica altema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. Enefecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de lossignos notoriamente conocidos.

16 Proceso 17-IP-95, publicada en G.OAC. 199, de 26 de enero de 1996.

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En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamenteconocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulacióngeneral de los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamenteconocido, definición normativa que precisa las siguientes características:Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por elsector pertinente. El artículo 230, que establece qué se debe entenderpor sector pertinente. En efecto, debe haber ganado notoriedad encualquiera de los Países Miembros y la notoriedad se puede haberganado por cualquier medio.

La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicosde especialidad y territorialidad. En relación con la regulación queestablece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamenteconocidos se brinda de una manera aún más ampliada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no senegará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que nose encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o enel extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio asíno se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, enconsecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácterde notorios, aunque no se encuentren registrados en el territoriodeterminado.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a lamarca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen deregistrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferenteal examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decirque una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a suregistro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria,deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que llevaadelante la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial ycomplejo. Es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marcanotoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debeser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio queha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muyriguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendoen cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendoen cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase deproductos que se pretende registrar, etc.

(. . .)

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.::n ccnsecuetic.e GOlf 10 enter.ormente expuesto, si bien la normacomunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en elPaís Miembro donde se solicita su protección, el análisis deregistrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro esindependiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tienediscrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no elregistro de la marca notoriamente conocida que se alega, deconformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dichoestudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad dela marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a travésde prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. Elreconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la AutoridadNacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar si una marca esnotoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros:

a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sectorpertinente dentro de cualquier País Miembro;

b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización,dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción,dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidady la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de losproductos o servicios, del establecimiento o de la actividad a losque se aplique;

d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o parapromover el establecimiento, actividad, productos o servicios a losque se aplique;

e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo querespecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembro en el que se pretendela protección;

f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g. el valor contable del signo como activo empresarial;

h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener unafranquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

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1. la ex.siencie de actividades siqnitlcetivz» do 1¿.01,cación, compraso almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en quese busca protección;

j. los aspectos del comercio internacional; o,

k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud deregistro del signo distintivo en el País Miembro o en el extrenjero:":

62. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signosolicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) esnotoriamente conocido, para posteriormente realizar el análisis especialreferenciado precedentemente.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite elsiguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Un signo para ser registrado como marca debe cumplir con elrequisito de distintividad. En tal virtud, el Juez Consultante debe analizar en elpresente caso, si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO(denominativo) es distintivo para distinguir servicios de "realización de eventosferiales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores ycompradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en la Clase35 de la Clasificación Internacional de Niza tomando en consideración que nocuenta con elementos adicionales.

Sobre la base de esta jurisprudencia, el Juez Consultante deberá determinarsi el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es descriptivoen la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clasescompetitiva mente conexas.

Adicionalmente, deberá determinar si el signo FERIA INTERNACIONAL DELLIBRO (denominativo) resultaría genérico o no en relación con los servicioscomprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, deconformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: En el caso concreto, el Juez Consultante deberá analizar si el signoFERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es evocativo de losservicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza,según los criterios esgrimidos en la presente providencia.

17 Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, marca: LOCKHEED MARTIN (mixta).

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TERCERO: La figura de la "distintividad adqumda" opera bajo ei régimen dela Decisión 486, de conformidad con lo expresado en la parte considerativade la presente interpretación. Dicha figura debe entenderse en el sentido que,si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico,descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en elmercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividadla adquirió después de la solicitud de registro; y no es anulable su registro sidicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro, para que opere la figura de ladistintividad adquirida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, realy efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivogenera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parteconsiderativa de esta interpretación.

Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado dedistintividad del signo en relación con los productos y servicios que pretendeamparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio deidentificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser elcaso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

CUARTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marcanotoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, elJuez Consultante deberá tener en consideración que el análisis deregistrabilidad es independiente.

El Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado FERIAINTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es notoriamente conocido,para posteriormente realizar el análisis especial referenciado en la presenteprovidencia.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacionalconsultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatutovigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaronen su adopción.

i " 'Cecilia Luisa Ay11OrÍ-Quinteros

MAGISTRADA

/P//#~ff/~¡;é'é4_~rtfí~(ap{tFfu~da Merchan

M~ISTRADA/

18

"'~ '~¿:r!'L/,Ll0 ''''Hernán ;Zro Zambra o .

, _ lSTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prej~dicial el Presidente y el Sec~tél~~L' ,

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le'/ t: 1//: /A,Ú~,/ .r I 1/// ~' //,.-,:'llc," .._(Vi' _1' _

Hern~' éói~rQ__Za~ano'; , -: --, " af' riFo;,..BRESIDENTE SECRETARIO

-,

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia dela presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la ComunidadAndina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 388-IP-2015

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