Les mesures d’interdiction provisoire

La pratique française

Réunion de travail de l’AIPPI du 17 juin 2009

Marianne SchaffnerLinklaters LLP

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­ Article 9 de la Directive No 2004/48 Article 50 de l’Accord ADPIC

­ Mesures parmi les plus importantes pour le respect effectif des droits de propriété intellectuelle

­ Accès désormais facilité à des mesures plus efficaces

­ Répondant à l’objectif de la loi du 29 octobre 2007 qui est de lutter contre la contrefaçon

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1. Le champ d’application de ces mesures

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1.1 Les textes

Droit Article du Code de la propriété intellectuelle

Brevet L. 615-3Marque L. 716-6Dessin et Modèle L. 521-6Bases de Données L. 343-2COV L. 623-27Indication géographique L. 722-3

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1.2 Une procédure ouverte aux titulaires de la quasi-totalité des droits de propriété intellectuelle ainsi qu’à leurs licenciés exclusifs

- Titulaire de brevet- Titulaire de marque

Depuis la loi du 29 octobre 2007 :- Titulaire de dessin et modèle- Producteur de bases de données- Titulaire de COV- Personne autorisée à utiliser une indication géographique- Les bénéficiaires d’une licence exclusive sur l’un de ces droits

Est exclu :- Titulaire de droit d’auteur

Recours au référé / requête de droit commun

Avant la loi du 29 octobre 2007

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Question : Le titulaire d’une marque de renommée peut-il solliciter une mesure d’interdiction provisoire ?

non pour la marque française, en application de l’article L. 716-1 du CPI : l’atteinte à la marque de renommée (article L. 713-5 du CPI) n’est pas visée au titre des actes de contrefaçon

► contrariété à la Directive No 2004/48­ article 9 : vise « l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle »­ article 4 : vise « les titulaires de droits de propriété

intellectuelle »

oui pour la marque communautaire, en application de l’article L. 717-1 CPI : l’atteinte à la marque communautaire de renommée (l’article 9.1.c) du RMC) est visée au titre des actes de contrefaçon

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1.3 Un champ étendu de mesures - « toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés

par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon »

Un exemple d’atteinte imminente : le lancement d’un médicament générique

TGI Lyon ord. réf. 21 juillet 2008 : ne constitue pas une preuve suffisante de l’atteinte imminente :

- l’AMM délivrée par l’AFSSAPS- la demande d’inscription sur la liste des médicaments remboursables

auprès du CEPS

En revanche, les éléments suivants démontrent la volonté de commercialiser avant l’expiration du brevet :

- le médicament est déjà fabriqué et commercialisé dans plusieurs pays d’Europe

- le médicament est présenté dans un catalogue destiné aux professionnels français avec la mention « disponible février 2008 »

- le génériqueur a informé le CEPS de son intention de commercialiser dès la publication de l’inscription sur la liste des médicaments remboursables

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Question : l’exigence d’une action au fond s’applique-t-elle également aux mesures préventives ?

- l’article 9(5) de la Directive ne fait pas de distinction- la loi du 29 octobre 2007 semble limiter cette exigence au cas des

mesures curatives

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Quelques mesures accessoires à l’interdiction provisoire

L’astreinte :

►est expressément prévue lorsque les mesures provisoires sont sollicitées par la voie du référé

►incertitude en revanche, lorsqu’elles sont sollicitées par la voie de la requête

TGI Paris ord. réf. 3 décembre 2008 : confirme une ordonnance sur requête prononçant une mesure d’interdiction sous astreinte et une mesure de provision ordonnées au visa de l’article L. 521-6 du CPI

TGI Paris ord. réf. 8 octobre 2008 : confirme une ordonnance sur requête prononçant une mesure d’interdiction sous astreinte ordonnée au visa de l’article L. 716-6 du CPI

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TGI Paris ord. sur requête 17 décembre 2008 : prononce une mesure d’interdiction sous astreinte et une mesure de provision au visa de l’article L. 615-3 du CPI

La provision :Les magistrats de la 3ème chambre du TGI de Paris ont indiqué être dorénavant hostiles à l’octroi d’une provision, lorsqu’elle est sollicitée par la voie de la requête

Le rappel des produits :TGI Strasbourg ord. réf. 10 mars 2009 : rappel des produits génériques sous 48 heures et sous astreinte de 30 000 € par jour de retard

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1.4 Procédure dirigée à l’encontre du prétendu contrefacteur et des intermédiaires dont il utilise les services

► Intermédiaire ≠ fournisseur de moyens

► Question : est-il possible d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire contre les intermédiaires sur simple requête ?

Ces intermédiaires devront être assignés au fond, même s’ils ne sont pas contrefacteurs, aux fins de validation des mesures

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2. Les conditions d’obtention de ces mesures

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2.1 Suppression de l’exigence de l’engagement préalable d’une action au fond

Mais obligation d’assigner au fond :

­ dans le délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long

­ à compter de la date de l’ordonnance

Justification :

Les mesures sont ordonnées en référé, en sorte que l’ordonnance n’a pas d’autorité de la chose jugée

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2.2 La voie du référé et de la requête

Référé (procédure contradictoire)­ possibilité de solliciter un référé d’heure à heureTGI Strasbourg ord. réf. 10 mars 2009 précitée : assignation en référé d’heure à heure en date du 5 février 2009

Requête (procédure non contradictoire)­ pas nécessaire de subir les délais de délivrance et de comparution­ pas de débat avec la partie adverse­ mais obligation de justifier de circonstances particulières exigeant

que les mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur

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Une procédure recevant un meilleur accueil depuis la loi du 29 octobre 2007 :

- En cas de piraterie ou de reproduction servile (ou quasi-servile) :

TGI Paris ord. réf. 3 décembre 2008 précitée : contrefaçon d’un modèle de sacTGI Paris ord. sur requête 10 novembre 2008 : contrefaçon d’une marque tridimensionnelle de pilesTGI Paris ord. réf. 8 octobre 2008 précitée : reproduction à l’identique de la marque CHRISTIE’S

- En matière de brevet :

TGI Paris ord. sur requête 17 décembre 2008 précitée : contrefaçon d’un brevet pharmaceutique

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2.3 Suppression de l’exigence du bref délai

Les mesures provisoires ne sont plus des mesures d’urgence

TGI Lyon ord. réf. 3 juin 2008 : « l’application de cette disposition, qui nécessite seulement la constatation de l’existence des droits de propriété intellectuelle et d’une atteinte à ses droits, n’est nullement conditionnée à l’existence d’une situation d’urgence »

TGI Paris ord. réf. 9 décembre 2008 : « l’application de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, comme celle de l’article 809 du Code de procédure civile, n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence »

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2.4 Adoption du critère du « rend vraisemblable »

► Critère moins lourd que celui du « sérieux » de l’action au fond du référé-interdiction ancienne loi

► Il faut et suffit de rapporter la preuve du caractère vraisemblable de l’atteinte

► Ne sont exigées que  des preuves « raisonnablement accessibles au demandeur »

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2.4 Adoption du critère du « rend vraisemblable »

► La pratique de la juridiction lyonnaise très favorable au titulaire de droit :

TGI Lyon ord. réf. 3 juin 2008 précitée : « il appartiendra ainsi à la juridiction statuant au fond de statuer sur la validité des marques litigieuses »

TGI Lyon ord. réf. 17 juin 2008 : « sauf hypothèse de nullité manifeste du titre invoqué, le juge des référés doit se borner à vérifier, outre la qualité à agir du demandeur, l’existence ou l’imminence d’une atteinte aux droits qui lui sont conférés par le titre »; « attendu en l’espèce qu’il n’apparaît pas que le brevet litigieux soit manifestement nul pour défaut de nouveauté »

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TGI Lyon ord. réf. 21 juillet 2008 précitée : « le contrôle du juge saisi d’une mesure d’interdiction se limite à la constatation de la réalité des droits dont se prévaut le requérant et [qu’]il n’a pas à se livrer à une analyse critique et approfondie de la validité de brevet allégué, laquelle relève de l’appréciation de la juridiction statuant au fond »

N.B. : À propos de ce même brevet, la juridiction parisienne a rejeté la demande de mesures provisoires (cf. infra)

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► Dans la lignée de la juridiction lyonnaise : le TGI de Strasbourg

TGI Strasbourg ord. réf. 10 mars 2009 précitée : « cette revendication n’est pas manifestement nulle » car :

­ action en nullité pendante ne saurait à elle seule démontrer le caractère manifeste d’une éventuelle nullité de ladite revendication

­ le défendeur aux mesures provisoires a expressément reconnu les droits de propriété intellectuelle exclusifs du titulaire devant le juge des référés du Conseil d’État

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► La pratique moins favorable de la juridiction parisienne

TGI Paris ord. réf. 9 décembre 2008 précitée : « la vraisemblance de l’atteinte à la marque communautaire de la société Synergie n’est pas établie avec suffisamment d’évidence et ses demandes seront donc rejetées », car :

- marque Synergie du demandeur est semi-figurative

- le terme Synergie est employé en association avec le sigle CIFPA par les défendeurs à titre de dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine

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TGI Paris ord. réf. 20 janvier 2009 : « le caractère vraisemblable de la contrefaçon n’est pas établi du fait des contestations sérieuses élevées par la société Sandoz qui nécessitent un débat contradictoire au fond »

­ arguments d’ordre technique soulevés par la société Sandoz alléguant la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive

­ la société Sandoz a invoqué une absence de contrefaçon, celle-ci n’utilisant pas d’éther de cellulose, à la différence de l’invention revendiquée

Il est intéressant de noter qu’à propos de ce même brevet pour des actes similaires, la juridiction lyonnaise avait accordé les mesures (cf. TGI Lyon ord. réf. 21 juillet 2008 précitée)

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Cour d’appel de Paris 16 janvier 2009 : « dès lors que les droits dont la société Seba revendique la protection en l’espèce sont susceptibles d’être annulés, l’atteinte qu’elle allègue n’est pas caractérisée de façon vraisemblable »

- antériorités produites par les défenderesses dont la Cour a jugé qu’elles étaient susceptibles de compromettre la validité du brevet pour défaut d’activité inventive

Toutefois, si les antériorités citées sont dénuées de pertinence, l’interdiction provisoire sera prononcée :

TGI Paris ord. réf. 27 octobre 2008 : « l’antériorité opposée n’est pas destructrice de nouveauté ; elle n’a pas de date certaine et ne présente pas toutes les caractéristiques de l’invention »

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Question : L’existence d’une opposition pendante devant l’OEB peut-elle en soi, empêcher l’obtention d’une mesure d’interdiction provisoire ?

La réponse devrait être négative et dépend des circonstances

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3. Les voies de recours

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► En référé : appel ou tierce opposition dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance (article 490 CPC)

≠ loi ancienne sous l’empire de laquelle le délai était d’un mois, s’agissant d’un jugement rendu en la forme des référés

► Sur requête : référé-rétractation qui n’est enfermé dans aucun délai (articles 496 et 497 CPC)

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Conclusion

Un équilibre doit être trouvé :

­ entre les intérêts du titulaire de droit : nécessité d’obtenir rapidement une mesure efficace nécessité de prévenir une atteinte qui sera ensuite difficilement

réparableEx : en matière de médicaments génériques

- ceux du prétendu contrefacteur conséquences économiques considérablesEx : rappel des produits

­ sécurité juridique

➨ La recherche de cet équilibre commande que l’appréciation de la réalité des droits passe également par une appréciation de leur apparence de validité

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Questions ?