création et la gestion d’un
TRANSCRIPT
Serge Lapointe, Ph.D.
Associé, Agent de brevets
Événement ConneXion de Écotech Québec
Bureaux de Fasken, Montréal
7 Mai 2019
Stratégies et tactiques dans la
création et la gestion d’un
portefeuille de propriété
intellectuelle pour le secteur
des technologies propres
Plan de la présentation
• Les types de PI applicables au secteur des
technologies propres
• L’importance croissante des brevets dans le
monde et dans le secteur des technologies
propres
• Les outils et stratégies pour naviguer dans
l’écosystème des brevets
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Innovation: Au cœur des solutions pour
sauver la planète
• Énergie:
• Solaire, éolienne, marémotrice
• Transport:
• Batteries et véhicules électriques
• Biodiesel, hydrogène
• Dépollution:
• Traitement des eaux, air et sols
• Séquestration CO2
• Agriculture:
• Plantes modifiées génétiquement
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4
Les droits de la Propriété Intellectuelle
Dessins industriels
Secrets
Marques de commerce
Droits d’auteur
Brevets
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Droit d’auteur
• Il s’agit du droit exclusif de produire ou de reproduire
une œuvre :
• Littéraire, Dramatique, Musicale, Artistique
• Entreprise:
• Logiciels
• Dessins techniques
• Emballages
• Logos
• Rapports
• Etc.
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• Un ou des mot(s) : COKEMD, iPhoneMD
• Un mot et une illustration :
• Une illustration :
• Un slogan publicitaire :
• Une forme :
• Un son :
Marque de commerce
MD MD
MD MD
MD MD
MD MD MD
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Secret commercial ou industriel
• Tout renseignement confidentiel utilisé par une
entreprise qui lui confère un avantage concurrentiel ou
économique, et qui peut être gardé secret.
• Produits:
• Composé, Recette, Procédé de fabrication, Spécifications
• Entreprise:
• Plan d’affaires et stratégique
• Listes de clients, de fournisseurs et de prix
• Protection perpétuelle mais fragile
• Mesures de protection requises
Dessin industriel
• Protège l’apparence
• Moins dispendieux
• Plus rapide à obtenir
• Durée de protection
• Canada: 10 ans de l’enregistrement ou
15 ans du dépôt
• États-Unis: 15 ans de l’enregistrement
• Europe: 25 ans du dépôt
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« SOLAR PANEL »
DESSIN CA NO.179691
12 AVRIL 2019
Brevet d’invention
• Protège une fonctionnalité
nouvelle et non-évidente/inventive
• Attention aux divulgations
publiques!
• Demandes secrètes pendant 18
mois du 1er dépôt.
• Investissements importants
• Temps, Argent, Ressources humaines
• Durée de protection: 20 ans du
dépôt
• Importance des cessions
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Stratégie de dépôt
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Processus typique pour l’obtention
d’un brevet dans plusieurs pays
Demande « prioritaire »
(provisoire US)
M O I S
0 12 16 18
Demande
internationale « PCT »
Rapport de recherche
internationale et
opinion écrite
Publication
30 (31)
Expiration du brevet
Phases nationales: CA,
US, EP, CN, JP, etc.
21 ans
Examen, émission et maintien
du brevet dans chaque pays
Quand faire le 1er dépôt?
• Essentiel d’être le 1er
déposant
• Avant toute divulgation
• Délai de grâce: US et CA
• Ne pas déposer trop tôt • Manque de support
• Solution: plusieurs provisoires
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Canada: Examen accéléré pour les
inventions liées à une technologie
propre
• Examen accéléré volontaire:
• Sans frais additionnel
• 1er rapport d’examen: ~3 mois
• Délivrance possible: < 12 mois
• « technologie dont la commercialisation
aiderait à remédier à des problèmes
environnementaux ou à en atténuer les
conséquences, ou à préserver
l'environnement et les ressources naturelles »
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L’Importance des brevets pour
l’industrie des technologies propres
? 14
Croissance mondiale dans les dépôts
de brevets
• Record de 3,17 millions de dépôts en 2017
• Croissance de 5,8% vs. 2016
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Source: Base de données de l’OMPI, novembre 2018
10 offices de dépôts de brevets les plus
actifs
16
Source: Base de données de l’OMPI, novembre 2018
Brevets/PI : Quelle est votre stratégie?
Mythes:
• Les brevets, ça coûte trop cher
• Un brevet ne me servira à rien, je n’aurai
jamais les moyens de le défendre!
• Les brevets sont trop facilement contournables
• Rien n’est brevetable dans mon secteur
• La technologie évolue trop vite dans mon
domaine
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Brevets/PI : Quelle est votre stratégie
d’exploitation?
Réalité:
• Une bonne arme défensive
• Vendre des brevets ou offrir des licences
d’exploitation (extra $$$)
• Utiliser les brevets pour des partenariats
• Se positionner pour une acquisition éventuelle
• Constituer de l’équité pour du financement
• Acquérir d’autres brevets ou offrir des licences
d’exploitation (licences croisées)
• Poursuivre des contrefacteurs
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Brevets : Quelle est votre stratégie
d’exploitation?
• Compétiteurs
• Clients
• Fournisseurs
• Acquéreurs potentiels
• Partenaires potentiels
• Investisseurs potentiels
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Connaissez-vous votre écosystème ?
Connaître son écosystème
• Veilles de brevets
• Vérifications systématiques et régulières des bases
données brevets
• Identification de tout nouveau brevet pertinent à un
sujet particulier
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Connaître son écosystème
• Avantages d’une veille de brevets
• Évolution de la technologie et des marchés
• Accélération de l’innovation
• Source significative d’informations scientifiques et techniques
• Surveillance des compétiteurs…et des collaborateurs
• Identification de nouveaux partenaires d’affaires
• Anticiper les problèmes de brevetabilité
• Anticiper les risques de contrefaçon
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Outils de recherche de brevets:
Bases de données spécialisées
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« Solar Energy »
• ~150 000 documents
• ~ 149 000 brevets
• ~ 1 000 dessins indus.
• 75 % en Chine
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« Solar Energy »
Activité annuelle de dépôt
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« Solar Energy »
10 Principales entreprises
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« Solar Energy »
Principaux domaines techniques
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« Solar Energy »
Nouveaux joueurs
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VOORADI RAJESHWARA PRASAD (Inde)
HEILONGJIANG XINYICHENG NEW ENERGY
TECH CO LTD (Chine)
QINGDAO RAYSOLAR NEW ENERGY CO.
LTD. (Chine)
« Solar Energy »
Brevets récents
US10270266
(23 avril 2019)
POWIN ENERGY
(États-Unis)
BATTERY ENERGY
STORAGE SYSTEM
KR301003670
(18 avril 2019)
JOOG ANG STEEL
(Corée)
TILE WITH SOLAR PANEL
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Outils pour désamorcer les problèmes
potentiels
• Approche proactive continue (veille)
• Vous aide à rester à l’affut
• Permet de s’ajuster et de se préparer
• Recherche en libre fabrication (“Freedom to
Operate; FTO”)
• Identification des brevets au préalable
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Outils pour désamorcer les problèmes
potentiels
• Opinion en contrefaçon
• Vérifier les risques réels
• Identifier les stratégies de contournement
• Opinion en validité
• Préparer sa défense
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Conclusion
• Croissance importante et
soutenue de protection
de la PI au niveau
mondial
• Savoir reconnaitre la PI
au sein de son entreprise
et savoir comment la
protéger
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Conclusion
• Valeur certaine à connaître
son environnement brevets • Détecter les tendances
• Accélérer sa propre innovation
• Surveiller les compétiteurs
• Se positionner stratégiquement
• Réduire ses risques de
contrefaçon
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Questions
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Serge Lapointe, Ph.D
• Associé | Agent de brevets
• +1 514 397 5219
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