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令和元年 8 月 27 日最高裁判決平成 30 年(行ヒ)第 69 号「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件-(進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け) Vol. 73 No. 1 - 43 - パテント 2020 令和元年 8 月 27 日最高裁判決平成 30 年(行ヒ) 第 69 号「アレルギー性眼疾患を処置するため の点眼剤」事件-(進歩性判断における「予測 できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け) 会員 高石 秀樹 要 約 1 .本事案の経緯は,①無効審判請求…(一次審決,一次判決は省略)…,②特許庁(二次審決)~(「ヒト」 に訂正後,)動機付け無し⇒相違点は容易想到でない,③知財高裁(二次判決)~動機付けあり,相違点は 容易想到,④特許庁(三次審決)~相違点は容易想到であるが,「予測できない顕著な効果」あり,⑤知財 高裁(三次判決=原判決)~「予測できない顕著な効果」なし,⑥最高裁<本件>~破棄差戻し,「予測で きない顕著な効果」について審理不十分,というものであった。(本稿において,「相違点」とは,構成の相 違点をいう。) 2 .本最高裁判決のポイントは,進歩性判断における「予測できない顕著な効果」を,他の化合物と比較する のではなく,本件発明である構成(化合物)が当該顕著な効果を奏することを優先日当時に当業者が予測で きたか否かの問題であるとして,原判決はこの観点(当該構成から当業者が予測することができた範囲の効 果を超える顕著なものであるか否かという観点)から本件発明の効果を十分に検討していないとして破棄差 戻しした点である。 本最高裁判決は,知財高裁(二次判決)において “動機付けあり,相違点は容易想到” という判決が確定 しており,この拘束力を受けて特許庁(三次審決)が “動機付けあり,相違点は容易想到” であることを前 提に,“顕著な効果あり” と判断した審決の審決取消訴訟であるところ,原判決が「予測できない顕著な効 果」が無いと判断したことを受けて,「予測できない顕著な効果」について審理不十分として破棄差戻しし たものである。これは,過去の知財高裁裁判例の大勢を覆し,特許庁の審判実務を是認したものと評価する ことができるものであり,実務上極めて重要な意義がある。上掲した本事案の経過からすれば,原判決及び 本最高裁判決は,進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けとしていわゆる “独立要件 説” (1) に親和性がある。 3 .進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力の範囲については,(審決取消訴訟の審理範囲とも関連し て)争いがある。①一つの考え方は,審決取消訴訟で発明の構成自体の容易想到性が審理・判断された場合 は,「予測できない顕著な効果」が審理・判断されていなかったとしても,判決の拘束力に服するという考 え方である。②もう一つの考え方は,審決取消訴訟で構成の容易想到性が争われ,判断された場合であって も「予測できない顕著な効果」が審理・判断されていなかった場合には,判決の拘束力に服しないという考 え方である。つまり,②では,前訴で「予測できない顕著な効果」が審理・判断されていない限り,後訴に おいて,(三次審決のように)発明の構成自体が容易想到であるとしても「予測できない顕著な効果」があ るとして進歩性を認める余地がある。 本最高裁判決及び原判決が進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力の範囲について上記①・②の何 れの考え方に立脚したかについては諸説あり得るが,形式論としては,“動機付けあり,相違点は容易想到” という二次判決が確定しているにもかかわらず,原判決(三次判決)は「予測できない顕著な効果」の有無 について判断したものであるから,このような経緯を前提とした結論であったとするならば,上記②の考え 方に親和的であり,進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けについては “独立要件説” に親和的であったと評価できる。もっとも,本最高裁判決及び原判決は,上記①・②の何れの考え方に立脚 するかという点を棚上げにしたものとも理解可能である。

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Vol. 73 No. 1 43 2020
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1994
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2020 60 Vol. 73 No. 1
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… … 1 3 29 1 3 3 2 29 1 3 22 10229
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34 10 2 30 10108
2 5CaO6SiO25H2O 2002-320952 8 0028 1 1 8 1 2 2’
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Vol. 73 No. 1 61 2020
2 2’ 2 2 1 2 2 1 2 2
9 9 25 9 87 2 1 1 Cf. 24 10328
30 7 19 29 10174 vs. 28 10087 29 1 17 8 8
8 8 42 28 51 3 10 30 2 79 167 8 27 10260 28 9 28 8 8 167
13 5 24 10 267 … 1 1
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2020 62 Vol. 73 No. 1
1
16 12 27 13 278 …

24 7 25 23 10333 1 … 5… 1 … 5 … 6 2 7 3 1 5 7
27 1 28 26 10068 1 1 1 1 1 HCFC 141b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HCFC 141b,HFC 245fa HFC 365mfc 3 1
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2 26 10195 27 10 29 2 30 36 6 2 30 36 6 2 “ ”
36 24 1204
2019.11.11